22. 국제디자인등록 최대 활용하기
해외에 디자인등록을 한다면 헤이그협정에 의한 국제디자인등록 제도를 적극적으로 이용할 필요가 있습니다.
국제디자인등록의 장점
해외 디자인등록은 도면 때문에 특허 못지 않게 신청비용이 많이 드는데, 국제등록 제도를 이용하면 하나의 신청서(하나의 도면)로 국제사무국을 통해서 여러 국가에 동시 신청하기 때문에 신청비용을 크게 절감할 수 있습니다.
상표 국제등록과 달리 디자인 국제등록은 국내 디자인신청이 먼저 되어 있을 것을 요구하지도 않습니다. 국제등록으로 한국을 포함해서 여러 나라에 바로 국제디자인등록을 신청하는 것도 가능합니다.
특허국제출원의 경우도 한국을 포함하여 바로 출원할 수도 있으나, 대개 한국특허청의 심사를 먼저 받고 충분히 청구범위 등이 조정된 상태에서 해외출원을 하기를 원하므로, 국내출원의 심사를 거쳐 어느 정도 등록이 확실해지면 특허국제출원 등 해외출원을 진행하는 경우가 대부분입니다.
그러나, 디자인은 등록율이 높고 심사가 까다롭지 않으므로 굳이 국내에서 먼저 디자인등록 여부를 심사 받을 필요가 없습니다. 국제등록에 한국을 포함해서 바로 신청해도 큰 문제가 없습니다.
아직 우리나라 최대 교역국이자 반드시 디자인등록이 필요한 중국이 가입되어 있지 않은 것이 흠이기는 하나, 한국을 포함 비용이 높은 미국, 유럽, 일본 등 주요 국가에 한번에 신청할 수 있으므로 그것만으로도 장점이 많습니다.
이때, 한국을 포함해서 여러 나라를 지정하여 동시에 국제 디자인등록을 신청할 수도 있고, 먼저 한국에 디자인등록신청을 한 후 6개월 이내에 국제 디자인등록을 신청하면서 우선권주장을 해도 됩니다. 그러면 국제디자인등록의 등록요건을 판단할 때, 그 신청일을 한국디자인등록 신청일로 소급합니다.
한편, 국제등록이라고 해서 전 세계 일괄 등록은 아니고 등록받을 국가를 지정해야하며 국가가 늘어나면 비용도 그만큼 늘어납니다.
국제디자인등록의 단점
이렇게 장점이 많은 디자인국제등록 제도이지만, 실무적으로 큰 허들이 있는데, 바로 도면에 대한 명확성 심사가 국가마다 너무 다르다는 것입니다.
특히 디자인권을 특허권의 일종으로 보고(design patent) 엄격히 심사하고 있는 미국이 문제가 됩니다.
예를 들어, 미국디자인심사기준은 제품이 입체인 경우 그림자(shading)를 넣도록 하고 있으며 유리 등 특정 재질의 제품은 그 표시를 해주어야 합니다.
아이폰3의 디자인특허 도면
이는 한국이나 일본과는 정 반대의 심사인데, 한국의 경우 도면에 일체의 표시를 허용하지 않습니다. 그림자나 재질을 표시하면 삭제요구합니다.
문제는 디자인은 신청 후에는 신규사항 추가가 엄격히 금지된다는 것입니다. 최초 출원에서 신청인이 본인이 어디까지 어떻게 권리를 받을지 정했으므로 그 안에서만 수정이 가능하지 그 이상은 허용되지 않습니다.
예를 들어 제품의 재질이 유리였지만 한국특허청은 재질을 도면에 표시하는 것을 금지하므로 표시 없이 등록 받았다고 합시다.
이와 똑같은 도면으로 미국에서 등록받고자 하면 미국특허청 심사관은 반드시 이 제품이 유리 재질인 것 같은데 이를 도면에 표시하라고 보정요구합니다.
그런데, 신청서 어디 한 켠에라도 제품의 재질이 유리라는 추정이 가능한 표시나 설명이 있었다면 유리재질의 표시를 도면에 하는 것이 허용될 수 있겠지만 (그것도 심사관 재량입니다), 신청서에 그런 설명이 아예 없었다면 신규사항추가로 허용되지 않을 수 있습니다.해야하는 데 못하니 결국 도면 불명확으로 등록이 거절되는 말도 안되는 일이 생길 수도 있는 거죠.
이렇게 디자인국제등록은 하나의 출원서로 여러 나라에서 심사를 받는 것이므로, 제출하는 디자인 도면이 지정국 심사를 통과하여 모두 등록될 수 있을 정도로 조정해서 신청할 필요가 있습니다. 물품에 따라 다르겠지만 보통 미국디자인심사실무에 맞춰서 도면을 그리는 것이 안전합니다. 삭제는 되지만 신규사항 추가는 안되니까요.
원래 도면
미국 규정에 맞춘 음영있는 도면
미국은 다른 도면으로 오목한 부분의 형태를 확인하기 어려울 때 명확한 표현을 위해 단면도를 요구하기도 합니다.
하지만 도면만 신경쓰면 디자인국제등록은 장점이 훨씬 많습니다. 최대한 활용하세요.
반드시 제품 공개 전에 출원
다만, 제품 공개 전 등록신청해야한다는 것만 주의하면 됩니다.
특허나 디자인은 전 세계 어디서든 한번이라도 공개되면 공개 전 등록신청하지 않은 국가에서는 등록받을 수 없습니다. 내 디자인이라고 해도 한국에서 이미 제품이 출시되었다면, 외국에서는 그 디자인을 보호 받지 못하고 누구나 사용할 수 있는 디자인이 되어버립니다. 국내 디자인등록이 있다고 해도 마찬가지입니다.
일부 국가에서 예외적인 경우에 한해 공지예외주장 등 구제기간을 주기는 하나, 공지예외주장을 인정하지 않는 국가가 대부분이고, 기간과 인정사유도 미국을 제외하고는 결코 관대하지 않습니다.
2가지 경우가 정답입니다.
flow 1. 한국 디자인등록신청 -> 제품 공개 -> (6개월 이내) 국제디자인등록 신청
flow 2. 국제등록으로 한국 포함 필요한 국가에 동시에 신청 -> 제품 공개
물론 기업 입장에서 디자인처럼 싸이클이 짧은 지식재산권을 처음부터 해외출원을 예비해서 준비하기 쉽지 않다는 점 아주 잘 이해하고 있습니다. 우선권주장 가능 기간인 6개월도 시장에서는 턱 없이 짧습니다.
그래서 현재 제도가 그렇습니다. 중요한 디자인이라면 제품 공개 전에 최소한 한국 출원이라도 해야하며, 한국출원일로부터 6개월 이내 해외출원 또는 국제등록도 완료해야합니다.
