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by 박소현 Dec 07. 2021

21. 수출제품의 바람직한 국내외특허 플로우

해외특허확보의 절차적 전략에는 여러가지가 있습니다. 해외 특히 미국에서의 특허등록가능성이나 해당 분야의 기술 진보 상황에 따라 구체적으로 결정해야 하는데, 여기서는 우리나라 중소기업이 표준으로 삼을 만한 가장 효율적인 플로우 2가지만 살펴 보겠습니다.

Flow 1

국내특허신청+우선심사신청 -> PCT국제특허출원(+우선권주장, 국내출원일로부터 1년 이내) -> 국가 선택해서 국내단계진입(+PPH) -> 각 국 특허청 심사 후 각각 등록

Flow 2

국내특허신청+우선심사신청 -> 해외특허신청(+우선권주장+PPH) -> 각 국 특허청 심사 후 각각 등록

국내특허를 먼저?

국내특허신청을 꼭 먼저 해야할 필요는 없지만, 대개 한국특허청의 심사를 거친 후에 해외특허도 고려해보는 것을 선호합니다.

한국특허청의 심사를 통과했다면 외국에서도 거의 등록됩니다. 물론 어떻게든 권리를 좁이려고 각국 특허청에서 최대한 노력합니다만, 그래도 한국특허청의 높은 심사수준을 존중하기 때문에 등록률이 높습니다. 이때, 한국특허등록사실을 알리는 PPH 제도를 활용하면 좋습니다.

또한, 특허는 신규성 및 진보성의 판단기준이 전세계 공개된 기술이기 때문에 한국특허청의 심사 과정에서 많은 선행기술을 검색되고 이를 반영하여 명세서가 조정됩니다. 한국에서 등록까지 완료된 명세서라면 외국에서의 명세서 수정 등 중간절차를 많이 절약할 수 있는 장점도 있습니다.

우선심사 신청을 활용하자

우선권주장(priority claim)으로 출원시점 소급을 받으려면 국내특허신청 후 1년 이내에 국제특허 또는 해외특허신청을 해야하기 때문에, 우선심사(accelerated examination) 신청은 가급적 하는 것이 좋습니다.

우선심사신청을 하지 않은 특허신청은 최근에는 1년 6개월 이후에나 심사에 착수하고 있지만 우선심사를 신청하면 결정 후 3개월 이내 첫 심사결과가 통지되며 대개 1년 안에 등록까지 완료됩니다.

PCT국제특허출원은 필수가 아니다

국제특허출원은 시간 유예의 의미가 있을 뿐입니다. 만약 특허를 확보하려는 국가가 명확하고 비용 부담도 크지 않다면 국제특허출원 없이 바로 해외특허신청해도 무방합니다.

PCT국제특허출원을 하는 경우에는 반드시 국내특허출원일로부터 30개월 또는 31개월 이내에 실질적으로 특허를 받으려는 국가에 국내단계진입(번역문 등 서류 제출) 절차를 밟아야하며, 이 기간을 놓치면 구제방법이 없다는 점을 명심하세요.

우선권주장은 가급적 해야한다

국제특허 또는 해외특허의 신규성 또는 진보성의 판단시점을 국내특허신청일로 소급받는 것을 우선권주장(priority claim)이라고 합니다.

우선권주장을 하지 않으면 특허요건 판단시 선행기술의 시간적 범위가 그만큼 넓어지게 되는데, 글로벌 시대인 최근에는 기술발달이 동시다발적으로 점진적으로 이루어지기 때문에 생각보다 1년이라는 기간이 중요합니다. 당신이 기술을 개발해서 신청했다면 중국의 누군가도 비슷한 시기에 비슷한 발명을 신청했을 수도 있습니다. 국내특허신청일로부터 1년 이내 PCT국제특허출원이든 해외특허출원이든 진행하세요.

PPH는 꼭 하자

PPH (Patent procecution highway)란 한국특허심사결과를 외국특허청에 알리면서 빨리 심사해달라고 신청하는 제도입니다.

특허심사란 결국 선행기술 조사와 비교가 전부인데, 한국특허청의 선행기술조사와 심사결과를 제공하는 대신 심사 부담을 줄여주고 심사 기간 단축을 요청하는 것입니다.

그런데, 이론적으로 특허는 전 세계 단 하나의 신규하고 진보적인 발명만 등록되는 것이므로 한국에서 특허등록이 완료되었다는 의미는 외국에서도 등록되어야한다는 뜻이 됩니다.

물론 현실적으로는 그렇지 않지만 (진보성은 판단의 문제이기 때문이죠), 일부 국가를 제외한 대부분의 국가에서는 한국특허청의 심사를 존중해줍니다.

쉽게 말하면 한국특허등록을 알리면서 PPH를 신청하면 특허등록 확률이 높아집니다. 이는 통계적으로도 입증된 것입니다. 2011년 특허청 보자료에 따르면 PPH를 이용하지 않은 일반 출원은 등록률이 64%정도인 반면, PPH를 신청한 특허출원의 경우는 등록률이 87%에 달했다고 합니다.