[1장상표등록상식] 7. 유사상표의 판단방법
유사상표의 판단방법
상표등록거절이유2 : 선등록유사
독점가능하고 출처식별력까지 갖춘 브랜드를 정하였다면 이제 혹시 선등록된 상표가 있는지 확인할 차례다.
상표는 창작이 아니라 선택하여 등록한 것을 보호하므로 선등록주의가 가장 중요한 대원칙이다. 제아무리 창작성 있는 조어상표를 새로 지었다해도, 사람 생각이 다 비슷한지라 이미 선등록이 있는 경우가 많고, 선등록 상표가 있으면 당연히 등록받을 수 없다.
이때 선등록으로 인해 등록이 거절되는 범위는 동일한 상표 뿐만 아니라 유사상표까지이다. 동일상표는 말 그대로 등록하려는 것과 선등록되어 있는 것이 동일한 경우이므로 판단이 쉽다. 그러나 유사상표의 범위는 어디까지일까?
혼동가능성
상표가 유사하다는 것은 ‘출처에 대해 소비자들이 오인하거나 혼동할 우려’(혼동가능성)가 있는 때를 말한다. 혼동가능성은 구체적으로 발음(호칭), 형태(외관), 뜻(관념)의 3가지 요소를 가지고 판단하며 발음, 형태, 뜻 중 하나만 유사해도 유사로 판단할 수 있다.
발음은 말 그대로 상표의 소리를 말하며, 문자 상표의 경우 발음이 가장 중요한 유사판단의 잣대이다. 그런데 이 발음유사가 생각보다 범위가 넓다. ㄷ과 ㅌ이 유사로 판단되는 것은 당연하고 자음은 같은데 모음만 다른 경우도 유사로 보게 되는 경우가 많다. m, l, n만 다른 경우도 유사로 볼 가능성이 크다.
특히 음절수가 짧은 상표의 경우 전체적인 청감에서 유사로 볼 수 있는 상표의 범위가 상당히 넓어질 수 있다. 대칸(대khan)과 tecan이 유사라고 판단된 적이 있다. 가장 판단하기 어려운 유사의 형태이며 개인의 느낌에 따라 많이 좌우되므로 정답이 없다.
형태는 심볼이나 로고 등의 도형상표에서 특히 중요한 판단요소이다. 다만 형태는 발음에 비해서는 상대적으로 유사범위가 좁다. 같은 모티브나 창작 동기 정도로는 유사로 보기 힘들고 소비자가 상표에 대한 아무런 사전지식이 없이 일견하여 두 상표를 보았을 때 비슷한 것으로 생각하여 출처에 대해 혼동할 수 있는지를 본다. 형태는 디자인적인 것이어서 모방이 아닌 이상 형태유사로 출원이 거절되는 경우는 드문 편이다.
뜻 유사는 예를 들어, 말표와 horse를 유사로 보는 것인데, 근래의 브랜드 사용 경향에는 맞지 않는 경우가 더 많다. 그래서 뜻은 참고적으로만 고려하고 발음이나 형태를 더 중시하는 것이 최근의 심사경향이다.
주의할 점은 발음, 형태, 뜻은 판단의 요소일 뿐, 상표 유사란 궁극적으로는 일반 소비자들이 양 상표를 비교하여 그 출처가 같거나 관련이 있는 것으로 오인 또는 혼동할 우려가 있는 것을 말한다.
가령, 한글 ‘프리다’라는 상표가 있다면 ‘저명한 명품 브랜드인 프라다’라고 오인할 수 있으므로 발음상 유사상표라 할 수 있는데, ‘freeda’로 한글 없이 영문으로만 표기되어 있다면 이것을 일반 소비자가 ‘prada’와 혼동할 것인지에 대해서는 생각해볼 문제이다.
한편, 실제로 혼동해야하는 것이 아니라 혼동할 우려, 즉 가능성만 있어도 유사로 본다는 점도 유의해야한다.
상표심사기준에 따른 사례전체관찰과 요부관찰
상표 유사 판단에 있어 또 하나의 원칙은 출원서에 표시된 상표 전체를 하나로 보고 선행상표들과 비교하여야 한다는 것이다. 예를 들어, ‘beyond platform’과 ‘beyond’의 유사를 판단할 때, 단지 1요소가 동일하다고 해서 유사로 보아서는 안된다.
과거에는 2개 이상의 요소로 구성된 결합상표의 경우 일부만 유사해도 유사로 보는 심사경향이 심했는데 이를 수정하는 다수의 판례에 힘입어 이런 기계적인 심사는 최근에는 지양되고 있다.
그러나 무조건 전체관찰을 해야하는 것은 아니고 구성요소 중 특히 주요한 부분이 있을 때는 그 주요부를 위주로 판단하는 것이 당연하다.
식별력이 없거나 부족한 요소와 식별력이 강한 요소가 결합되어 있다면 유사판단시 식별력 없는 부분은 제외하고 식별력 강한 부분을 위주로 판단한다.
예를 들어, 화장품을 지정하고 있는 whitening AIC cream과 AIC lotion은 유사로 보는 데, whitening이나 cream, lotion 등은 화장품과 관련해서는 식별력이 없기 때문이다.
또 형용사와 명사의 결합으로 구성된 상표라면 아무래도 명사를 위주로 유사를 판단하게 된다.
주지저명한 선행상표를 포함하고 있는 경우에는 그 부분이 워낙 강한 주요부로 작용하게 된다. 예를 들어, ‘prada beyond’라는 상표를 출원된다면 아무래도 주지저명 상표인 ‘prada’와 유사로 보는 것이 맞을 것이다.
한편, 주지저명하기 때문에 오히려 권리가 좁아지는 경우도 있을 수 있는데, 시계를 지정한 ROLEX와 ROLENS가 비유사로 판단된 적이 있다. 롤렉스가 워낙 고가의 저명 상표기 때문에 소비자들이 ROLENS를 보고 ROLEX로 오인할 우려는 없다는 이유였다.
사람의 성과 이름으로 구성된 성명상표의 경우는 거래사회에서 성명 전체로 사용하고 있거나 외국에서 흔한 이름에 성이 결합되어 전체로 인식되는 경우는 전체관찰하여 비유사로 판단한다. Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Arnold Palmer, Michael Jackson, NINA RICCI, Kurt Geiger 등이다.
상표의 유사는 상표심사에서 식별력 유무만큼이나 판단하기 어려운 것 중 하나이다. 발음, 형태, 뜻을 고려한 출처혼동가능성을 판단한다고는 하나, 정답이 없고 판단하는 사람에 따라 의견이 다를 수 밖에 없기 때문이다.
또한, ‘유사’의 기준이 궁극적으로는 ‘출처에 대한 소비자들의 혼동가능성’이기 때문에 시대에 따라 시장 변화와 상태에 따라 똑같은 상표를 두고도 유사 판단이 달라질 수 있다. 식별력 유무에 대한 판단이나 인용상표의 주지성 등도 고려해야하므로 더욱 판단이 어려울 수 밖에 없다.
그래서 동일하거나 상당히 흡사한 선행상표가 있는 경우가 아니라면 우선 출원해서 심사관의 판단을 받아보는 것도 괜찮은 등록전략이 될 수 있다.
