[1장상표등록상식]6.상표가 아닌것도 등록하는것이낫다

상표등록의 범위

상표가 아닌 것도 등록하는 것이 낫다

상표등록의 범위

퀴즈를 하나 내겠다.  ‘태백산맥’ ‘Think different’ ‘빅맥’은 상표일까?

아니다. 충격적이게도, ‘상호’, ‘제호’, ‘광고카피’, ‘메뉴이름’ 등은 상표가 아니다. 즉, 상표법의 보호 대상이 아니다.

‘빅맥’도 상표가 아니라고? 그렇다. 2019년 유럽에서 신생 패스트푸드업체 ‘슈퍼맥스’가 맥도널드의 ‘빅맥’ 상표에 대해 신청한 불사용을 이유로 하는 등록취소신청에서 EU지식재산청은 ‘빅맥’이 메뉴이름으로 상표가 아니므로 맥도널드의 ‘빅맥’ 사용은 상표의 사용으로 인정할 수 없다고 판결하였다.

‘빅맥’이 정말로 단순한 메뉴이름에 불과한가는 다툼의 여지가 있는 문제이고(빅맥정도로 저명하면 그렇지 않다고 본다), 우리가 기억할 것은 메뉴이름은 상표가 아니라는 것이다.

상표란 내 제품과 타인의 제품을 구별할 수 있는 출처식별표지를 말한다. 쉽게 말해, ‘누가’ 만들었는지 알려주는 표시이다.

‘메뉴이름’은 제공하는 음식을 묘사하는 것에 불과하며 ‘누가’ 제공하는지에 대한 표시가 아니다. 그래서 상표가 아닌 것이다.

‘상호’의 경우는 어떨까? 상인의 가게 등을 운영하면서 자신을 가리키는 명칭으로 쓰는 ‘이름’이다. 일종의 가명 내지 예명이라고 할 수 있다. 상표가 아니다.

‘제호’는 책의 내용을 직간접적으로 설명하거나 암시하는 제목이다. 출처에 대한 표시가 아니다. 책의 출처표시라고 하면 출판사나 작가 이름 정도는 될 수 있겠다.

‘광고카피’는 어떤가? 광고카피는 대개 제품의 우수성이나 컨셉을 설명하는 문구이다. 브랜드가 아니다. 너무 유명해진 카피의 경우에는 일부 출처표시로 기능하는 경우도 있을 수 있겠으나 극히 드문 경우이다.

마찬가지로, 슬로건이나 프레이즈, 구호 등도 출처식별기능이 없는 것으로 보고 상표가 아니라고 한다.

‘우리 강산 푸르게 푸르게’ ‘탱크주의’ ‘Life’s Good’ 'Think different' 'Just do it' 등등 거의 모든 기업과 브랜드가 슬로건이나 프레이즈를 달고 있지만 그것들은 상표가 아니며 보호받지 못한다.

참고로 광고카피나 슬로건은 너무 짧아서 저작권법의 보호 대상도 아니라는 것이 우리 대법원의 확립된 견해이다. 광고카피나 슬로건은 저작권으로도 상표권으로도 보호되지 않는다. ‘산소 같은 여자’ '니들이 게맛을 알아'가 보호되지 않는다니.

그래도 어떻게든 등록해라

상표가 아니라도 해서 등록도 안되는 것은 아니다. 다만 상표권 행사에 다소의 어려움이 있을 수 있을 뿐이다.

상표심사관은 출원한 표장이 메뉴이름인지 가게 이름인지 제호인지 알 수 없다. 상품의 내용을 직감시키지 않고 유사한 선행상표만 없없으면 또 기타 다른 상표법에 규정된  거절이유가 없다면 등록결정 해야한다.

그러므로 상호, 제호, 메뉴이름, 카피 등등 본래는 상표가 아닌 것들도 가능한 모든 수단을 써서 일단 등록하는 것이 좋다.

물론 등록하더라도 제3자의 모방에 대해 권리행사하기가 쉽지 않을 수 있다.등록과 사용, 상표권 침해는 다른 문제다.

그래도 등록은 있는 것이 없는 것보다 낫다. 법원은 멀고 현실은 지금 여기이다. 상표냐 아니냐, 상표적 사용이냐 아니냐에 대해서는 명확히 판단하기 어렵다.

예를 들어, 상호는 상인의 이름에 불과하므로 상표가 아니며 등록하더라도 사용하지 않은 것이 되거나 제3자에 대한 권리행사가 어려울 수 있다.

그러나 실제적으로 많은 경우 상호는 단순한 가게 이름이나 영업상 이름이 아니라 ‘브랜드’로 즉 상표로 사용된다. 사실 현대 사회에서 상호와 상표를 엄밀히 구별하는 일은 매우 어려우며, 특히 서비스업의 경우에는 불가능에 가깝다.

예를 들어, 유명 맛집 상호는 상호일까 브랜드일까? 홍대의 유명맛집 ‘초마짬뽕’은 처음에는 점포 하나의 작은 가게였지만 너무 유명해져서 일산점도 내고 이마트와 합작해서 ‘피코크(peacock)’라는  브랜드 아래 ‘피코크 초마짬뽕’도 출시하였다. 이제 소비자들은 ‘홍대 초마짬뽕’을 하나의 브랜드로 받아들인다. 작은 가게일 때 ‘초마짬뽕’은 상호였으나, 어느 순간부터 상호이자 브랜드가 된 것이다.

그러나 어느 순간부터 브랜드가 되기 시작했는지는 판단하기 어렵다. 언제까지 상호였고 언제부터 브랜드가 되었는지 '결정'할 수 있을까?

제호나 메뉴이름도 마찬가지다. 어디까지 출처표시이고 어디서부터는 상표가 아닌지 판단하기 어려우며, 그 판단을 받기 위해서는 심판이나 소송을 해야한다.

그러므로, 제호든 상호든 그 자체로 등록이 가능하다면 등록하는 것이 낫다. 

슬로건이나 광고카피의 경우는 약간 경우가 다른데, 상표심사기준에서 슬로건이나 프레이즈는 특정인이 독점할 수 없는 상표로 명확히 정해 두었기 때문이다. 즉, 심사관이 등록을 거절할 수 있다.

이때에는 ‘맛있는 우유 GT’ 사례에서 보았던 것처럼 로고나 다른 문자를 결합해서 등록 받는 방안을 생각해볼 수 있고, 상표를 변형해서 완성된 문장이 아니도록 구성하면 그 자체로 등록이 나오기도 한다.  ‘We are not fat’이라는 티셔츠 브랜드 슬로건이 있는데, are를 빼고 ‘We not fat’으로 출원했더니 등록되었다. 문법을 깨뜨리면 등록되는 경우가 많으니 참고하자.

어떤 방식으로든 상표등록은 있는 쪽이 없는 것보다 낫다.

독점의 울타리를 쳐라, 최대한 넓게

‘사용할 ’상표를 등록하는 것이 아니라, ‘독점하고 싶은' 모든 단어(브랜드)를 등록해야한다. 그것의 용처는 중요하지 않다. 어떤 단어를 독점하고 싶다면 등록해라. 그 단어가 어떻게 사용되든 타인의 사용하는 것이 싫다면 독점할 수 밖에 없지 않은가.

상표는 사용허락을 받는 것이 아니라 타인의 모방을 금지하는 데 목적이 있다. 울타리를 쳐두고 타인이 들어오지 못하게 하는 목적이니 울타리는 최대한 넓게 가지는 것이 좋을 것이다. 타인의 모방이 생기면 곤란한 영역 전부에 등록해라. 상표도 상품도. 상표에 대해서만큼은 다소 공격적이어도 좋다.