[1장상표등록상식] 8. 상품유사도 봐야한다

유사 상품 판단 방법

상품 유사도 봐야한다

유사상품 판단방법

흔히들 하는 오해가 상표등록을 하면 등록한 단어 자체에 권리가 생긴다고 생각하는 것이다. 그렇지 않다. 상표권은 일종의 땅따먹기다. 영역을 표시하고 딱지를 붙인다. 어떤 영역(상품)에 특정 표시(상표)를 등록하여 그 부분에 대해 권리를 가지는 것이다.

상표등록출원시 어느 상품이나 서비스업에 상표에 대한 독점권을 가질지 기재하도록 되어 있고 등록 후에는 지정된 상품이나 서비스업에 대해서만 권리가 생긴다.

앞서 선등록상표와 동일한 것 뿐만 아니라 유사한 상표도 등록 및 사용이 안된다고 하였다. 상품 역시 동일한 상품 뿐만 아니라 유사한 상품까지 타인의 등록 및 사용을 차단할 수 있다.  달리 말하면, 출원하려는 상표와 선등록된 상표가 동일하거나 유사하더라도 상품이 비유사하다면 등록이 가능할 수 있다.

원칙

상품의 유사는 원칙적으로 시장 상황을 고려해여 개별적으로 판단하도록 되어 있다. 구체적으로 상품의 내용, 품질, 형상, 용도, 생산자, 판매자, 수요자의 범위, 시장(market)의 중첩 등 거래 실정을 고려하여 판단하며, 궁극적으로는 동일하거나 유사한 상표를 사용할 경우에 동일 업체에 의해 제조 또는 판매되는 것으로 오인될 우려가 있는지를 본다.

예를 들어 최근에는 화장품과 미용업을 유사한 것으로 판단하고 있는데 화장품 브랜드에서 에스테틱을 운영하거나 미용실에서 자체 브랜드 화장품을 제조해서 판매하기도 하는 등 실질적으로 견련성이 있기 때문이다.

아직 샤넬에서 에스테틱을 운영한다는 말은 못 들었지만 샤넬 에스테틱이 생긴다면 소비자들은 충분히 명품 브랜드 샤넬이 화장품에서 나아가 에스테틱도 한다고 생각할 수 있있다.그러므로 화장품과 미용업은 유사로 본다.

또, 선글라스와 의류는 제품 속성만 보자면 비유사이나 패션 브랜드 중에서 선글라스나 화장품, 향수 등을 생산하는 사례가 많으므로 견련성이 충분히 인정된다고 한 사례도 있다.  

유사군코드

그러나 시장의 변화는 매우 유동적이고 변화무쌍한데다 세상 그 많은 상품의 내용을 모두 다 알기도 어렵거니와 일일이 상품 하나하나를 검색하여 내용을 알아내는 것도 심사에 매우 부담이 된다.

그래서 우리나라를 비롯한 몇 개 나라에서는 (정확히는 한국, 중국, 일본) ‘유사군코드’라는 상품 유사 판단의 잣대를 운영하여 상품 유사를 판단하고 있다. 즉, 모든 상품에 유사군코드를 부여하고 유사군코드가 같으면 유사한 상품으로 심사한다.   

같은 분류라도 유사군코드가 다르면 비유사

각 상품의 유사군코드는 특허청 홈페이지의  <상품분류코드>에서 확인할 수 있으며, 심사례와 판례, 관련 업계 현황을 반영해서 매년 조금씩 변경되고 몇 년에 한번씩은 대폭 수정된다.

한편, 유사군코드는 상품분류와는 다른 개념이다. 세상의 많은 상품과 서비스업을 각 나라 특허청들이 모여 45개의 분류로 나누어 놓았는데 (니스조약), 이 분류는 최소한 우리나라에서는 수수료 산정 기준이라고 보는 것이 타당하다. 상품 유사를 유사군코드로만 판단하고 분류는 고려하지 않기 때문이다. 다른 분류라도 유사군코드가 같은 상품들이 있으며, 유사군코드가 같으면 분류가 달라도 유사다.

분류는 다르지만 전부 같은 유사군코드로 유사상품

단, 유사군코드는 특허청의 심사편의를 위한 참고자료일 뿐이며, 진정한 상품의 유사 여부는 앞서의 판단 기준처럼 거래 실정을 고려하여 판단하여야 한다. 심판원이나 법원에서는 유사군코드를 상품 유사 판단의 기준으로 삼지 않는다.

거래상황을 고려

한편, 시장은 계속해서 변하기 때문에 십년 전에는 전혀 무관하고 유사로 생각조차 할 수 없었던 상품들이 십년 뒤에는 유사인지에 대해 고민해야하는 경우도 종종 생긴다.

삼성전자의 갤럭시워치가 대표적인 사례이다. 삼성전자가 처음 ‘갤럭시’를 스마트폰의 브랜드로 개발하여 널리 사용할 때만 해도, 오리엔트바이오사는 삼성전자의 ‘갤럭시’ 스마트폰이 자사의 갤럭시 시계의 상표권을 침해할 수 있을 것으로는 예상하지 못했을 것이다. 소형 컴퓨터에 가까운 스마트폰(9류)과 귀금속 악세사리의 일종으로 취급되던 시계(14류)는 전혀 다른 영역의 제품이었기 때문이다.

삼성 갤럭시 워치 액티브2

그러나 지금은 어떤가. 갤럭시는 스마트폰 브랜드로 시작하여 이어폰 등 주변기기로 점점 영역을 넓히더니 스마트워치라는 신종 제품까지 나왔다. 스마트워치는 근본적으로는 소형 컴퓨터로 보아야할 것이나, 형태로나 기능으로나 전통의 시계를 대체하며, 시계이자 소형컴퓨터이자 스마트폰 주변기기로 역할하고 있다. 이제 ‘갤럭시 스마트워치’가 ‘갤럭시 시계’의 상표권을 침범할 수도 있는 시대가 온 것이다.

실제로 ' GALAXY 갤럭시 (시계)'의 상표권자였던 오리엔트바이오사가 삼성전자에 상표권 침해를 주장했었고, 삼성전자가 오리엔트바이오사의 상표권을 전부 양수함으로써 분쟁이 일단락 되었다.

또, 최근 더마코스메틱 컨셉이 유행하면서 일부 화장품(3류)은 약용 크림(5류)과 유효성분의 용량 차이만 있을 뿐 효과나 성분 면에서 구별하기 어려운 경우가 많다. 패지킹까지 약제처럼 해서 외관상 혼동을 주는 제품도 있다. 아직까지는 화장품과 약제를 유사로 판단하고 있지는 않지만 몇 년 안에 둘을 유사로 보아야하는 경우가 생길 수도 있다.

이런 식의 상품 간 크로스오버는 점점 더 심해지고 있는 추세이며 상품 유사 판단시에는 이런 부분도 고려해야한다.