상표는 선등록에 의한 선택을 보호하는 것이라고 여러 번 강조했다. 그러나 또한 상표는 기본적으로 상품의 출처(제조원, 판매원)을 가리키는 기능이 가장 기본적인 기능이라고도 하였다. 일견 아무런 충돌이 없어보이는 이 2가지가 충돌할 때가 있다. 등록되지 않은 상표인데 이미 어떤 회사의 브랜드로 알려져버린 경우이다.
이미 시장에 알려질 정도로 유명해진 브랜드가 상표등록을 안 해둘 수 있을까?
안타깝게도 있다. 아니 상당히 많다.
예를 들어, 우리나라가 아닌 해외에서만 알려진 상표가 있을 수 있다. 상표는 선등록주의가 원칙이고 이때의 등록의 지역적 범위는 상표권을 확보하고자 하는 국가에 한정된다. 즉 어떤 나라에 상표를 등록했더라도 다른 나라에서 상표권을 행사하기 위해서는 그 나라에도 상표등록을 해야한다.(속지주의) 이것을 이용해서 외국의 유명 브랜드를 모방해서 등록해두는 일이 정말 많다.
하지만 우리 상표법은 외국에서만 알려진 상표라도 그와 동일하거나 유사한 상표는 우리나라에 등록받을 수 없도록 정하고 있다.
또, 특정 상품에 대해서는 특정인의 브랜드로 알려져 있다고 인정할 수 있으나 전혀 다른 상품에는 알려져 있다고 인정하기 어려운 경우가 있다. 이를 이용해서 전혀 다른 분류에 남의 브랜드를 모방해서 등록하는 일도 매우 많다.
하지만 이 역시 우리 상표법은 상품과 별개로 부정한 목적이 명백한 경우에는 출원을 거절하거나 등록을 무효시킬 수 있도록 하고 있다.
국내든 외국에서든 알려진 타인의 브랜드는 등록도 사용도 하지 않는 것이 좋다.
예를 들어, '동충하초가 함유된 쌀'을 지정한 '허준본가'라는 상표는 저명한 고인 '허준'의 본가와 관계를 허위로 표시한다고 하여 등록이 거절되었다. '서적출판업'을 지정한 '헤밍웨이' 역시 소설가 헤밍웨이과 관련된 문학작품을 출판하는 업으로 오인될 수 있다고 하여 거절되었다.
반면 '단화'를 지정한 'Mozart'는 고인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없어 등록이 허여되었다. 'James Dean 제임스딘'이라는 속옷 브랜드 역시 저명한 고인과의 관계에 관한 어떠한 관련성이 없으므로 등록가능하다는 사례도 있다.