[비즈니스 IP 전략] 특허출원 절차 - 진행 과정
[손인호 변리사]의 지식재산 이야기
특허출원의 절차 - 비즈니스 IP 전략
안녕하세요. 손인호 변리사입니다.
지난번 특허출원의 목적에 이어서, 오늘은 특허출원 준비 과정에 대해 소개해드릴까 합니다.
(특허출원의 목적: https://brunch.co.kr/@soninho21/2)
최근 SBS 프로그램 골목식당에서도 알려진 "덮죽덮죽"과 같은 분쟁의 사례를 참고하면, 제품의 명칭에 대해서는 "상표(Trademark)"로도 권리를 획득할 수 있으며, 제품의 레시피에 대해서는 "특허(Patent)"로도 권리를 획득하는 방법과 같이 다양한 측면에서 자신의 지식재산을 보호할 수 있습니다.
R&D를 통해 연구하여 개발된 기술, 비즈니스 과정에서 탄생한 새로운 사업모델, 영화 속의 모티브에 착안해 떠오른 아이디어, 자신이 창작한 음식의 레시피 등 다양한 영역에서 지식재산권(IPR: Intellectual Property Right)을 획득할 수 있습니다.
즉, 지식재산(IP: Intellectual Property)은 발명, 상표, 디자인, 저작물 등으로 인간이 창작해낸 무형적 가치를 총칭하는 것이며, 이러한 지식재산 각각에 대해 권리를 인정하고 있습니다. 특히, 여러 지식재산 중에서 "발명(Invention)"에 대해서는 "특허권"을 획득하여 특허법상의 보호를 받게 됩니다.
이러한 기술, 아이디어에 대해 법적인 보호를 받기 위해서는 우선적으로 발명의 내용을 정리하여 특허청에 서류를 제출하는 출원 절차를 진행하여야 합니다. 일정한 양식을 갖추어 특허출원을 한 이후에는 심사관님들의 특허 등록요건에 대한 심사를 통해 최종적으로 '특허권'을 획득할 수 있습니다.
1. 특허출원 절차 - 특허권 획득의 첫 발걸음
아이디어와 기술은 무형적인 성격을 가지고 있기 때문에, 발명의 핵심이 되는 내용을 추출하는 과정과 특허법적인 관점에서 최적의 보호범위를 다듬는 작업을 동시에 진행한 이후에 특허출원 절차를 시작하게 됩니다.
발명자 스스로 이러한 발명의 핵심을 추출하고 보호 범위를 가다듬는 작업을 진행하실 수 있지만, IP를 지속적으로 다루는 전문가와 협력하여 보다 최선의 방법을 모색하는 것이 필요합니다.
1) 발명의 핵심 추출 과정
특허법은 자신이 개발한 독창적인 영역에 대해서만 권리를 인정해주고 있기 때문에, 자신이 개발한 기술, 아이디어의 핵심적이고 독창적인 부분이 무엇인지를 고민하고 실제 사업에서 사용되는 특징들을 위주로 선별하는 과정을 거쳐야 합니다.
예를 들어, 기업의 R&D 연구 결과를 통하여 가벼우면서도 사용자에게 편안함을 주는 소재를 사용하여 자전거 안장을 개발하여 사업화를 준비하는 경우를 가정할 수 있습니다.
이 경우 '자전거 안장'를 설명하기 위해서는 자전거의 구성요소인 프레임, 바퀴, 핸들, 체인, 페달, 브레이크, 안장 등 다양한 구성들을 함께 설명하여야 합니다. 이러한 설명과정에서 발명의 핵심인 '자전거 안장'을 놓치게 되는 경우도 있고, 경우에 따라서는 자전거의 다른 부분을 설명하다 발명의 핵심인 '자전거 안장'이 부각되지 못하는 경우도 발생하게 됩니다.
따라서 개발된 자전거 안장 기술을 설명하기 위해서는 자전거의 구조에 대해서도 간략하게 설명할 필요도 있지만, '자전거 안장'이 가벼운 소재를 채택하더라도 프레임에 어떻게 결합되어 안정성을 높이는지, 해당 소재는 기존의 소재와는 어떠한 차이점이 있는지, 경쟁사와 비교할 때 차별화되는 구조적 차이점 등의 발명의 핵심을 추출하고, 그 이후에 전략적으로 차별화되는 포인트를 선택하여 강조하는 것이 필요합니다.
2) 최적의 권리범위 설계
특허권은 일반적인 소유권과 달리 '무형적 재산'이므로, 특허권의 권리의 범위도 눈에 보이지 않다는 특징을 가지고 있습니다.
보다 자세하게는, 특허 명세서에서는 '청구범위'라는 항목과 '발명의 설명'이라는 항목으로 구분되어 있고, '청구범위'에 적힌 표현에 기초하여 특허권의 권리의 범위가 정해지게 됩니다. (특허법 제42조, 제97조 등 참조)
만약, 특허 청구범위에 "플라스틱에 공기를 주입하는 단계를 거쳐 생성된 자전거 안장"이라는 표현을 사용한 경우에는, "플라스틱"을 사용하지 않고 자연에 존재하는 가죽을 사용하는 경우에는 위 특허권의 권리범위에 속하지 않게 됩니다.
또한, 플라스틱에 "공기"를 주입하는 경우에만 특허권의 권리범위에 속하게 되므로, 경쟁사가 "헬륨가스" 등과 같은 다른 기체를 주입하여 제품을 제조하는 경우에는 특허권자의 공격으로부터 피해갈 수 있습니다.
이와 같이, 특허 청구범위에 기재된 표현과 조사까지 일치하여야 특허권 침해에 해당 하므로, 사업화 대상이 되는 제품과의 관련성을 높이기 위한 최적의 청구항을 설계하여야 하고, 향후 경쟁사의 회피 가능성도 염두에 두어 청구항의 표현을 작성할 필요가 있습니다.
2. 특허청의 심사 절차
위 단계를 거쳐 발명의 핵심을 추출하고, 최적의 권리범위로 특허문서를 작성하였다면 특허청에 서류를 제출하고 심사절차를 진행하게 됩니다.
1) 특허청의 특허 등록요건 판단
특허청 심사관님들께서는 특허출원된 발명이 특허법의 기준에 따라 특허권을 부여하기에 적합한지 여부를 판단하게 됩니다. (특허법 제62조 등 참조)
발명자가 생각하는 자신의 발명의 독창성과 심사관님들께서 판단하는 발명의 독창성에서 차이가 발생하게 되므로, 일반적으로 특허출원 후 약 1년 정도 후에 의견제출통지를 받게 되는 경우가 많습니다.
발명자(출원인)과 심사관의 입장 차이2) 출원인의 의견서 및 보정서를 통한 대응
위 특허청의 의견제출통지에 대응하여 특허 출원인은 의견서를 제출하여 자신의 발명이 기존에 알려진 기술과는 차이가 있다는 점을 주장하는 과정을 거치게 됩니다.
예를 들어, 심사관님들께서 "플라스틱 A에 헬륨 가스를 주입하는 단계를 거쳐 생성된 카시트"이라는 문헌이 기존에 학술지에 발표된 것으로 발명자의 발명이 독창적이지 않다고 판단할 수 있습니다.
특허 출원인이 주장하고 변경하는 표현 하나하나가 최종적인 특허권 권리범위에 영향을 미치게 되므로, 특허청으로부터 통지된 거절이유가 타당한지/부당한지를 자세하게 검토할 필요성이 있습니다.
만약 심사관님들의 주장이 타당하다면, 이에 일부 수긍하며 기존의 입장에서 한발 물러서서 특허 출원인은 사실 자신의 발명은 "플라스틱 B에 수소 가스를 주입하는 단계를 거쳐 생성된 자전거 안장"이라는 것으로 의견을 주장함과 동시에 특허 청구범위의 표현을 변경하여 등록을 시도하는 등 의견서와 보정서를 통해서 설득 과정을 거칠 수 있습니다.
이와 달리, 심사관님들의 주장에 설득력이 부족하다면, 제시된 선행문헌은 "자전거 안장"이 아닌 "카시트"에 관한 것이므로 기술분야와 기술적 특징이 다르다고 주장하여 자신의 발명의 차별적인 특징을 주요하게 강조하게 될 것입니다.
또한, 특허출원의 최종적인 목표는 특허를 받은 뒤 비즈니스를 안정적으로 보호하고, 개량되는 기술을 점진적으로 보호하기 위함이기 때문에, 사업을 진행하는 제품과 서비스에 어느정도 영향을 미치는지 우선적으로 세밀한 분석작업도 병행되어야 합니다.
이러한 특허청과 출원인 사이의 상호간의 의견을 주고 받은 이후에야 비로소 최종적으로 특허를 획득할 수 있습니다.
비즈니스 IP 전략 중에서도 처음 특허를 준비하기 위한 과정과 특허출원 이후의 특허청과의 의견교환 절차에 대해 설명드렸습니다.
특허권이 강력한 권리로서 기술과 아이디어를 보호할 수 있게 하는 만큼, 다소 엄격한 형식적 요건을 요구하고 심사과정도 복잡하게 규정되어 있는 측면도 있습니다.
또한, IP를 정교하게 관리하는 국내외 기업들에서는 기술분야를 세분화하여 특허 포트폴리오를 관리하기도 하며, 하나의 기술에 하나의 특허를 획득하는 것에 그치지 않고 IP를 비즈니스와 연결하며 지속적으로 관리, 활용하고 있습니다.
IP의 중요성은 점차적으로 커지고 있으므로 위와 같은 비즈니스 IP 전략을 활용하여 사업화 방향을 구체화하시는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
감사합니다.
