실시예 기재 관련 거절이유 대응 사례

화학·바이오 발명 사례

화학·바이오 특허 명세서에 기재되는 실시예는 청구범위를 뒷받침하는 중요한 근거 자료가 된다. 실험 결과를 통해 완성되는 발명의 내용이 특허화되는 기술 분야이기 때문이다. 따라서 실시예의 기재내용은 특허청의 심사 과정에서 등록 결정을 받을 수 있는 권리범위를 결정하는 중요한 요소로서의 역할을 하게 된다. 

이하에서는 특허청의 심사과정에서 실시예와 관련하여 통지된 거절이유와 이를 극복하기 위해 할 수 있는 조치에 대하여 몇가지 살펴보고자 한다. 

1. 실시예 범위 관련 사례 1

상기 사례는 1항에 황화물계 형광체의 제조방법에 사용되는 전구체로 2족 원소 화합물이 포함되는 것으로 기재되어 있으나, 발명의 설명에는 2족 원소 화합물로서 황화합물에 관한 실시예만이 기재되어 있다는 거절이유를 받은 사례이다. 이와 같은 지적을 받은 경우, 1항에서 청구되고 있던 "2족 원소 화합물"을 "황화합물"로 축소하는 보정을 하여야 거절이유를 극복할 수 있다.

2. 실시예 범위 관련 사례 2

상기 사례는 2항에 수지 표면을 처리하기 위해 불소계 및 실리콘계 화합물로 이루어진 군에서 선택된 적어도 하나의 화합물을 사용할 수 있다고 기재되어 있으나, 발명의 설명 내 실시예에는 1종의 불소계 화학물로 표면 처리하는 실시예만이 기재되어 있다는 거절이유를 받은 사례이다. 이와 같은 거절이유를 극복하기 위해 청구항에 기재되어 있는 화합물 중 실시예가 없는 실리콘계 화합물을 삭제하는 보정을 하는 것이 바람직하다. 

3. 발명을 쉽게 실시할 수 없다는 거절 사례

상기 사례는 발명의 설명에 기재된 실시예가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 않다는 이유로 거절이유를 받은 사례로서, M이라는 일반식으로 표현된 원소로서 Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra가 청구항에 나열되어 있으나 상세한 설명에서는 Ba에 대한 실시예만이 기재되어 있다는 것이다. 위의 사례에서 거절이유를 극복하기 위하여 살펴보아야 할 점은 본 거절이유가 청구범위에 대한 것이 아니라 발명의 설명에 대한 것이라는 점이다. 따라서, M으로 나열된 원소 중 Ba 원소에 하나에 대한 실시예만이라도 기술분야의 평균적 기술자가 발명을 쉽게 실시하는데 문제가 없다는 점을 강조하여 거절이유를 극복하도록 의견을 개진하는 것이 바람직하다.