특허 협상 이야기 – 에피소드 23 (소송 스케쥴)
소송 스케쥴
미국 CP&L과 다음 주로 예정된 Scheduling Conference에 앞서 컨퍼런스 콜을 진행했다.
CP&L에서는 Mr. Stoll변호사와 파트너 1명, 북극해에서는 윤변호사와 김변리사, 우리회사에서는 우리 팀장, 정과장, 그리고 내가 참석했다.
피고인 우리회사에서 답변(Answer)과 반소(Counter claim)를 제출하였으니, 법원에서는 사실심리 전 협의(Pretrial Conference) 과정을 거치게 된다고 한다.
이때 원고와 피고는 법원에서 대략적인 소송절차와 기간 등의 스케줄에 합의하고, 증거개시(Discovery)의 범위도 합의하게 된다고 Mr. Stoll이 천천히 설명했다.
일반적으로 피고의 소장 접수 시점부터 사실심리 전 협의가 완료되는 시점 까지를 Pleading기간이라 말한다고 윤변호사가 부연 설명했다.
관할 법원의 특허침해소송과 관련한 Local Rule에 따라, B사가 자신들의 소송 스케쥴을 제안하였는데 대부분 수용하기에 합리적인 수준이라고 Mr. Stoll이 설명을 이어갔다.
B사에서 제안한 소송 스케쥴은 대강은 아래와 같았다.
March 03: Rule26(f) Scheduling Conference
March 10: Fact Discovery Begins
March 17: Initial Disclosure
April 10: Infringement Contention
May 10: Invalidity Contention
May 17: Non-Infringement Contention
June 20: Initial Identification of Disputed Claim Terms
September 10: Opening Claim Construction Brief
October 10: Reply Claim Construction Brief
November 10: Final Claim Construction Chart
December 10: Fact Discovery Cut Off
관할 법원인 텍사스연방법원은 미국 내에서도 소송 진행이 빠르기로 유명하여 Rocket Docket이라는 별칭으로 불린다고는 들었지만, Fact Discovery가 9개월 내에 완료(Cut Off)되는 일정은 정말 빠듯하게 느껴졌다.
증거개시(Discovery) 절차는 재판에 필요한 사실 및 자료를 수집하여 필요한 증거를 확보하는 절차로서, 크게 질문서(Interrogatory) 과정, 자료제출(Documentation) 과정, 증인심문(deposition) 과정으로 이루어지는데, 전체 소송 대응에서 가장 중요하고 비용과 시간이 많이 소요되는 절차라고 윤변호사가 사전에 설명해 준 바 있었다.
또한, 증인심문(Deposition)은 양사 8회 이내에서 총 시간을 80시간으로 한정하고, 장소로 당사 증인은 CP&L의 LA Office, B사측 증인은 B사 대리인의 Orange county Office에서 진행하는 것으로 제안할 예정이라고 Mr. Stoll이 설명했다.
이어서, 북극해의 윤변호사가 Scheduling Conference에서 디스커버리 범위 및 기간을 가능한 최소화하는 것으로 상대방 변호사와 협상할 것을 부탁했다.
CP&L 변호사들과 한국에서 참석한 인원들 간의 몇차례 질문과 답변이 오고 갔다.
Mr. Stoll은 오늘 논의한 내용이 Scheduling Conference에서 반영될 수 있도록 노력을 하겠다는 대답과 함께, B사가 제안한 소송 스케줄에 우리도 특별한 이견이 없으므로 대략적인 스케줄은 그대로 정해질 것 같다고 덧붙였다.
또한, e-Discovery대응과 관련하여, 3월중에 CP&L변호사들이 우리 회사를 방문하여 e-Discovery개요를 설명하고 회사의 내부 문서 시스템과 네크워크 폴더 등에서 관련자료들을 모두 끌어(Import) 갈 예정이라는 것도 설명했다.
향후 일정과 계획이 공유되고 컨퍼런스 콜이 마무리되는 시점에 Mr. Stoll이 한마디 했다.
"지난번 Mr. Chang이 엔지니어들과 LA를 방문해서 디스플레이 기술과 여러가지 정보를 상세하게 설명해 주어서 우리 변호사들 모두 감사하게 생각하고 소송 전략 수립에 크게 도움이 되었습니다.
Mr. Chang의 열정에 우리 모두 감동했습니다."
입에 바른 칭찬이었지만 기분이 나쁘지 않았다.
전화가 끝나자 팀장도 한마디 했다.
"장대리가 LA출장 가서 놀다 온 줄 알았는 데, 열심히 했는가 보네.
앞으로도 믿고 맡겨도 되겠어."
Mr. Stoll은 클라이언트의 니즈를 정확히 파악하는 노련한 파트너라는 것을 새삼 느낄 수 있었다.
컨퍼런스 콜이 진행된 다음 주에, CP&L로부터 양사에서 합의된 대로 소송스케줄이 확정되었다는 연락이 왔다.
이제부터 본격적인 소송 대응이 시작된 것이다.
Tip 23.
미국의 특허침해소송은 모든 민사소송과 동일하게 원고의 소장(Complaint)이 피고에게 송달(Service)되어야 시작되며, 피고가 소장 내용에 대한 반박(Answer)과 반소(counter claim)을 하면 법원이 사실심리 전 협의(Pretrial Conference)를 소집합니다.
일반적으로 피고의 소장 접수 시점부터 사실심리 전 협의(Pretrial Conference) 완료 시점 까지를 Pleading(법원에서의 답변) 기간이라 하며, 이 Pleading 기간이 끝나면 미국 민사소송의 특징 중 하나인 증거개시(Discovery) 절차가 진행됩니다.
법원은 일반적으로 사실 심리전 협의(Pretrial Conference) 기간부터 증거개시(Discovery) 기간내내 소송합의를 종용하는 Mediation을 권고하며, Mediation이 되지 않으면 미국 특허침해소송의 특징인 청구항 해석(Claim construction)을 진행합니다.
청구항 해석(Claim construction)이 끝나면 쟁점인 특허의 범위와 침해 피의품의 침해 여부가 어느 정도 밝혀지기 때문에, 이를 근거로 모든 심리 과정을 거치지 않고 법원의 재량으로 판결할 수 있는 약식판결(Summary judgment)나 잠정구제(Provisional remedy)를 요구하거나 명령할 수 있습니다. 일반적으로 소송에서 이런 기간을 심리 전(Pretrial) 기간이라고 칭하며 이 기간은 법원의 최종 판결까지 포함한 Trial 기간입니다.
미국의 사실심리는 배심재판(Jury trial)과 판사재판(Bench trial) 중에 한 방식으로 진행되는데, 배심재판으로 심리를 진행하면 배심평결(Verdict) 이후에 판사의 판결 (Judgment)이 나와야 Trial이 종료됩니다. [특허침해 소송은 원고의 요청에 따라 대부분 배심재판(Jury trial)으로 진행됩니다]
증거개시(Discovery) 절차가 시작되면 소송 비용이 급격하게 늘어나고, 소송 당사자 모두에게 큰 업무 부하가 걸리게 됩니다. 이런 이유로 증거개시(Discovery) 절차 개시 전후로 당사자간 협상을 통해 화해를 모색하는 것이 통상적입니다.
