brunch

You can make anything
by writing

C.S.Lewis

by 김태수 변리사 Feb 22. 2019

똥 모양 빵 디자인, 상표로 등록할 수 있을까

2011년 김 OO 씨는 다음과 같은 ‘똥빵’ 모양을 입체상표로 상표등록을 신청하였지만, 특허청은 상품의 형상과 관련된 상표로 판단하여 등록을 거절하였습니다. 이에 김 OO 씨는 특허심판원을 거쳐 특허법원에 소를 제기하기에 이릅니다. 이 소송에 주식회사 어린농부가 참가하게 됩니다.

특허법원은 어린농부가 2008년부터 ‘똥 모양의 빵’을 제조하여 판매하였고, 똥의 형상과 모양을 빵에 적용했다는 참신함으로 인하여 언론에 다수 보도되어 ‘똥 모양 빵’이 이미 널리 알려진 반면, 김 OO 씨가 똥빵을 판매하여 ‘똥 모양 빵’이 유명해진 것은 아니라고 판단했습니다. 이러한 판단을 토대로 ‘똥 모양 빵’을 직감시키는 김 OO 씨의 상표는 등록받을 수 없다고 결론 내립니다. 즉, ‘똥 모양 빵의 형상은 어린농부에 의하여 유명해졌다고 볼 수 있을지언정, 김 OO 씨에 의해서 유명해진 것이 아니므로 똥 모양 빵의 형상이 김 OO 씨의 브랜드라고 인정할 수 없다고 판단한 것입니다.

상표 신청(출원) 번호 제40-2011-0053603호

똥 모양 빵의 형상은 물품의 외관에 관한 것으로 본래 디자인으로 등록할 수 있습니다. 그런데 김 OO 씨는 디자인이 아닌 상표 등록을 신청했습니다. 잠시 디자인과 상표의 차이점을 살펴보시죠. 상표는 보통 브랜드라고 합니다. 브랜드는 농장에서 자신이 키우는 소를 ‘식별’ 하기 위하여 소의 피부에 인장을 찍는 것에서 유래했다고 합니다. 즉 상표는 자신의 상품을 다른 상품과 식별하는 기능을 합니다. 디자인과 상표는 본래 다른 영역이지만, 요즘은 디자인이 상표가 되기도 하고 상표가 디자인적으로 사용되기도 합니다.

상표는 자신의 상품을 다른 사람의 상품과 ‘식별’ 하기 위하여 사용하는 표시입니다

이렇게 디자인의 대상이 되는 입체적인 형상을 상표로 신청하면, 우리에게 다소 생소한 ‘입체상표’라고 합니다. 입체상표란 3차원적인 입체적인 형상 자체 또는 입체적 형상에 문자 등을 결합한 상표를 말합니다. 우리가 잘 알고 있는 입체상표는 코카콜라 병, KFC 할아버지 인형입니다. 요즘 많이 회자되는 트레이드 드레스(Trade Dress)와 일맥상통하지요. 트레이드 드레스는 상품이나 서비스의 총체적인 이미지를 뜻하는 것으로 입체상표보다는 더 넓은 개념입니다.

입체상표는 물품의 외관 디자인을 보호하는 디자인보호법의 보호대상과 중첩되며, 입체적 형상이 대체적으로 상품의 출처를 표시하기보다는 디자인적 요소가 많으므로 논란이 되고 있습니다. 어떤 입체적 형상이 상표로 등록받기 위해서는 입체적 형상 자체가 소비자에게 브랜드로 인식되어 소비자가 상품을 식별할 수 있어야 합니다. 대체로 유명한 상품이거나 오랫동안 판매되어 온 상품의 형상은 소비자에게 브랜드로 인식되기 마련입니다.

코카콜라 병처럼 제품의 입체적 형상이 소비자에게 이미 브랜드로 인식되었다면 상표로 등록할 수 있습니다

입체상표의 대표적인 예는 롯데 아이스크림인 스크류바, 수박바, 죠스바입니다. 이 중 스크류바는 특허청에서 상품의 형상을 표시하는 상표라는 이유로 거절되었지만, 롯데는 특허청의 거절결정에 불복하여 특허심판원에서 ‘사용에 의한 식별력’을 인정받았습니다.

상표등록 제40-1036102호, 제40-1036104호, 제40-1138531호

롯데 스크류바는 판매량이 많고 판매 기간도 길며, 특히 우리 귀에 익숙한 ‘이상하게 생겼네 롯데 스크류바, 빙빙 꼬였네 들쑥날쑥해 롯데 스크류바’라는 가사의 CM송 등으로 광고한 점들을 인정받았습니다. 이렇게 오랫동안 사용된 결과, ‘스크류바’라는 글자가 표시되어 있지 않더라도 우리는 스크류바를 알아볼 수 있습니다. ‘스크류바’라는 글자가 아닌 스크류바의 아이스크림 형상 자체가 브랜드가 되었습니다.

김 OO 씨가 똥 모양 빵을 입체 상표로 상표 등록 신청하였지만, 똥 모양 빵의 형상이 널리 알려진 이유는 주식회사 어린농부 때문이라고 판단하였습니다. 스크류바의 입체적인 형상은 롯데에서 오랫동안 사용하여 롯데 아이스크림의 브랜드가 되었지만, 똥 모양 빵의 입체적인 형상은 적어도 김 OO 씨의 사용으로 브랜드로서의 힘을 얻은 것은 아니라는 뜻입니다. 자신이 사용한 입체적인 형상이 브랜드로 인식되었을 때 상표로서 등록될 수 있습니다.

앞에서 언급한 것처럼, 비록 김 OO 씨는 똥 모양 빵에 대해서 입체상표를 등록시키지 못했지만 다음과 같은 매우 특이한 빵 모양을 입체상표로 등록시켰습니다. 김 OO 씨는 다양한 상표권과 디자인권을 확보하여 사업을 보호하는 동시에 비즈니스에 활용하고 있으며, 이는 지식재산 경영을 통해 성공한 사례라 할 수 있습니다.