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제약회사 특허 무효화 전략, 실무 포인트 정리

by 이일형 변호사
독점의 끝은 언제 오는가?


제약회사에 있어 특허는 생명줄과도 같다. 수년간의 연구개발 끝에 등록한 특허는 다른 회사의 시장 진입을 막는 방패이자 독점적 지위를 유지할 수 있는 무기다. 그러나 실무에서는 등록된 특허가 경쟁사의 무효심판이나 소송으로 인해 사라지는 일도 적지 않다.


실제로 제약회사의 특허 무효화 전략은 제네릭, 바이오시밀러 진입 기업의 핵심 사업 전략으로 자리 잡았다. 상대방의 특허를 무효화함으로써 자사 제품의 판매를 가능하게 만들고, 동시에 높은 수익을 창출할 수 있기 때문이다.



왜 특허 무효화가 중요한가?



특허 무효화는 선행기술 조사, 논리 및 전략 수립의 싸움


특허는 한번 등록되었다고 끝이 아니다. 오히려 등록되는 순간부터 끊임없는 법적 공격과 회피의 대상이 된다. 특히 제약 산업처럼 고부가가치 산업에서는 특허 무효화가 단순한 기술 문제가 아니라, 비즈니스 생존 전략으로 작용한다.


특허 무효화 사유로는 대표적으로 아래와 같은 것들이 있다.


선행기술 존재: 이미 공개된 문헌이나 제품이 존재한다면 등록 특허는 무효가 될 수 있다.

진보성 결여: 기존 기술과 큰 차이가 없을 경우에도 무효가 될 수 있다.

기재불비 문제: 명세서의 불완전한 설명도 무효화 사유가 된다.



특허 무효화 과정 - 특허심판원의 무효심판, 어떻게 진행되나?



특허 무효화는 일반적으로 특허심판원에 무효심판을 청구하면서 시작된다. 무효심판 절차에서는 주로 다음과 같은 자료들을 제출하게 된다.


국내외 선행기술 조사자료

진보성 또는 기재불비 주장에 대한 논리적 근거

필요 시 전문가 의견서 또는 실험 결과


청구인은 무효를 입증해야 하는 부담을 지며, 따라서 철저한 사전 준비가 필요하다.

무효심판에서 기각되더라도 끝은 아니다. 특허법원에 항소하여 본안소송으로 이어지는 경우도 빈번하며, 의외로 특허법원에서 심판원의 심결이 뒤집어지는 경우도 자주 있다.



실무자 입장에서 유의할 점


특허소송은 통상적인 소송과는 다르게 기술적 이해가 대단히 중요한 소송이다.

따라서 심판 또는 소송 진행 시에는 연구 및 개발부서와 법무팀, 담당 변호사, 변리사와의

유기적 협업이 필수다.


한편 상대방이 특허침해를 문제삼는 경우에는, 무효심판과 동시에 상대방이 제기한 침해소송

에도 동시에 대응할 필요가 있을 수 있다.


실제 경험에서 얻은 교훈


과거 한 국내 제약사가 신약을 개발하며 경쟁사의 특허에 막혔던 사례가 있었다. 해당 제약사는 선행기술 문헌과 해외 학술논문 분석을 통해 진보성 결여를 입증했고, 특허심판원에서 무효 판결을 이끌어냈다. 그 결과, 해당 제약사는 빠르게 시장에 진입했고 연 매출 수백억 원 규모의 제품으로 성장시킬 수 있었다.


이처럼 특허 무효화 전략은 법률적 대응을 넘어서 사업적 기회로 연결된다.

따라서, 일반적으로 법률 자문료가 "비용"으로 인식되는 것과 달리 특허 영역에서는

"비용"이 아닌 "투자"로 볼 수 있는 것이다.


결론 및 실무 팁



강조드리지만 특허는 한번 등록되었다고 끝나는 게 아니라, 언제든 도전받을 수 있는 권리다.

제약회사 실무자는 항상 경쟁사의 특허 지형을 분석하고, 필요 시 공세적인 무효화 전략을 검토해야 한다.

다음과 같은 팁을 실무에 바로 적용해보자.


신제품 개발 전, 경쟁사 특허 맵을 반드시 분석하자.

특히, 어렵게 개발한 제품이 타사의 특허에 걸려서 출시를 못하게 되는 경우가 생기지 않도록 철저하게 선행 특허 분석을 진행하자.

한편 무효심판을 청구하기로 하였다면, 사전 선행기술 및 진보성 요건에 대한 객관적 검토가 필요하다.

연구부서·법무·담당 변호사, 변리사가 함께 소송 또는 심판절차에 협업하는 것이 무엇보다 중요하다.


제약회사 특허에 막혀 제품 출시가 어려우시다면, 전문가와의 상담을 받아보는 것도 도움이 될 것이다.






변호사/변리사/약사/미국 회계사(Maine)시험 합격

제약바이오 전문 변호사 이일형(ilhyunglee@naver.com)

010-3970-9706

blog.naver.com/lawyer_lih

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