특허 침해 경고장에 효과적으로 대응하는 방법
아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사
최근 한 중소기업이 타기업으로부터 특허 침해 경고장/내용증명을 송부받아 이에 관한 자문을 요청하여 대응 방안을 모색하던 중 이에 관한 간략한 대응 절차를 소개하기 위해 이번 포스팅을 작성하였다.
특허권의 존속기간 중 정당한 권원 없는 자가 업으로서 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하면 등록 특허에 대한 침해에 해당하게 된다. 등록 특허에 대한 침해에 해당하면 특허권자는 민‧형사상 제재조치를 취할 수 있다. 그러나 특허권자 등의 권리행사가 항상 적법한 것은 아니기 때문에 특허권자로부터 침해 경고장을 받은 자는 특허권자의 권리행사가 적법한지 판단을 한 후 이에 상응하는 대응방안을 강구하여야 한다.
침해 여부 및 특허 유효성의 검토
특허권 등의 권리행사에 적절히 대처하기 위해서 경고장을 받은 자는 구체적 방어수단을 강구하기 이전에 침해주장 사실의 진위를 파악할 필요가 있다. 이 경우에 고려할 사항은 크게 ⅰ) 특허권자의 특허권이 유효한지와 ⅱ) 실시하고 있는 발명이 특허권의 침해인지 여부이다.
특허권자의 특허권이 유효한지에 따른 조치
경고장을 수신한 자는 KIPRIS와 같은 특허 검색 사이트에서 검색하여 등록공고 및 등록원부 등을 찾아 진정한 권리자에 의하여 현재 특허권이 유효하게 존속하고 있는지 검토하여야 한다. 즉, 경고장에서 제시된 특허가 현재 출원만 된 상태이고 등록이 되기 전인지, 등록료 불납 등의 사유로 소멸된 상태인지를 확인해야 한다.
만약 특허권이 유효하다면 특허권 자체에 흠결이 존재하는지 여부를 확인하고 흠결이 존재하면 특허무효심판, 특허취소신청 등의 절차를 이용하여 특허권을 소멸시켜야 한다. 다만, 특허권 자체에 흠결이 존재하지 않는다면 특허권에 대해서는 아무런 조치를 취할 수 없다.
특허권의 침해 여부에 따른 조치
특허권 침해여부 판단 방법
특허권 침해여부를 판단하기 위해서는 특허 청구범위에 기재된 내용을 확인해야 한다. 그리고, 특허 청구범위 내에서 다른 청구항을 인용하지 않는 독립항의 내용을 중점적으로 확인해야 한다. 일반적으로, 특허 청구범위 내에서 가장 앞에 위치하는 청구항(청구항 1)이 독립항에 해당한다.
특허권 침해 여부를 판단하는 방법을 좀더 쉬운 예를 들어 설명하면 다음과 같다.
등록 특허의 청구항 1에 다음과 같이 기재되어 있다고 가정해보자.
[청구항 1]
사람의 엉덩이를 걸치기 위한 밑판;
상기 밑판에 부착되어 상기 밑판을 지면으로부터 공중에 떠받치는 다리; 및
상기 밑판의 일부분에 부착되어 상기 밑판 위에 앉은 사람의 등을 지지하는 등받이;
를 포함하는,
의자.
이 경우, 밑판, 다리 및 등받이가 있는 모든 형태의 의자에 대해서 특허권의 권리 행사가 가능하다.
하지만, 청구항 1에 기재된 구성요소(밑판, 다리, 등받이) 중 어느 하나를 제거하고 사용하는 의자에 대해서는 특허권의 권리 행사가 불가능하다.
예를 들어, 밑판, 다리, 등받이를 포함하는 의자에 머리 받침을 추가하여 판매하는 자에게 특허권 권리 침해를 주장할 수 있다.
하지만, 밑판과 다리만 포함하는 의자를 판매하는 자에게 특허권 권리 침해를 주장할 수는 없다.
특허권 침해 여부 판단은 상술한 바처럼 쉽게 판단하기는 어렵다. 청구범위 내에 기술 구성들이 비교적 복잡하게 기재되어 있기 때문이다. 따라서, 특허권 침해여부를 정확하게 판단하기 위해서는 변리사의 소견서를 받는 것을 추천한다.
침해주장이 부당한 경우의 조치
1) 상대방에 대한 답변서 회신
특허권에 대한 침해 주장이 부당하다고 판단되는 경우 침해가 아니라는 의견의 답변서를 상대방인 특허권자에게 회신할 수 있다.
2) 소극적 권리범위확인심판 청구
특허심판원에 실시하고 있는 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 권리범위확인심판을 청구하는 것을 의미한다. 특허심판원에서의 심결은 법원에서 유력한 증거로 활용될 수 있다.
3) 확인의 소 제기
선사용권존재 확인의 소, 침해금지청구권부존재 확인의 소, 손해배상채무부존재 확인의 소 등을 법원에 제기하여 침해 주장이 부당함을 다툴 수 있다.
침해주장이 정당한 경우의 조치
1) 실시의 중지
경고장을 받은 자는 자기의 실시가 특허권의 침해라고 판단되면 그 물품의 제조‧판매나 사용 등을 즉시 중지하고 선의‧무과실을 주장하는 것이 현명하다.
2) 정당한 권원의 획득 후 실시
특허권의 침해가 됨에도 불구하고 계속 실시를 원하는 경우에는 특허권자로부터 정당한 권원을 획득하여야 한다. 따라서 침해의 대항을 받고 있는 자는 특허권자로부터 특허 제품을 구매하여 실시하거나 전용실시권을 설정받거나 통상실시권을 허락받아서 실시하여야 한다. 한편, 침해의 대항을 받고 있는 자가 이용‧저촉발명을 실시하고 있는 경우에는 통상실시권허락심판의 청구를 고려해볼 수 있다.
3) 화해‧중재
경고장을 받은 후 침해소송으로 발전하게 되면 원고의 특허권자와 화해‧중재 등을 통해 원만한 해결을 보는 것이 바람직하다. 한편, 특허권의 침해로 인하여 발생된 분쟁 등이 있는 경우에 특허청 산업재산권분쟁조정위원회에 조정신청을 할 수 있으며, 여기에서 조정이 성립되어 조정조서가 작성되는 경우에도 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다. 조정은 소송과 비교하여 비용이 저렴하고 간이, 신속하게 처리될 수 있는 이점이 있으며 일도양단적인 분쟁해결이 아니라 당사자의 양보와 합의를 필요로 한다는 점에서 소송과 다른 특성이 있다.
4) 회피설계
특허권의 침해라고 판단된 경우 회피설계(Design-around)를 고려해 볼 수 있다. 단, 회피설계에 필요한 시간, 생산설비의 교체, 연구원의 노력 등에 대한 비용 등과 특허권자로부터 실시권을 허락받을 때 소요되는 비용 등을 고려하여 회피설계하는데 비용이 더 많이 든다고 판단되는 경우에는 실시권을 허락받는 것이 타당하다. 또한 회피설계할 때는 특허발명의 균등범위를 벗어날 수 있도록 주의하여야 한다.
5) 대응특허 매입 등
대응특허를 매입하거나 대응특허를 소유한 회사를 M&A하는 것을 고려해 볼 수 있다. 침해 피의자는 대응특허를 매입하여 특허권자가 생산, 판매하고 있는 제품에 대한 침해를 주장함으로써 침해에 대한 분쟁에서 상호간의 화해를 이끌어 낼 수 있다.
아이피렉스 특허법률사무소는 특허, 상표, 디자인 등과 같은 지식재산권 분야에 높은 전문성을 보유하고 있으며, 국내 뿐만 아니라 해외 지식재산권의 분석을 통해 글로벌 지식재산권 확보 역량을 갖고 있다. 최고의 기술력에 최상의 서비스를 제공하는 국내 유일무이한 특허법률사무소이다. 사무소 위치는 강남구 삼성동다.
