상표의 유사판단
식별부를 기준으로 하는 상표의 유사 판단
1. 상표권의 기능
먼저 상표권의 기능에 대해서 간단히 짚고 넘어가겠습니다.
상표권은 내가 브랜드를 사용하기 위해 허락을 받기보다는 상대방이 동일한 브랜드를 사용하는 것을 금지하기 위한 것입니다.
브랜드의 사용은 누군가의 허락없이 자유롭게 할 수 있습니다. 상표권이 없다고 해서 브랜드를 사용하지 못하는 것은 아닙니다. 대신, 이 브랜드의 사용이 제3자가 보유한 상표권의 권리를 침해하지 않아야 합니다.
브랜드의 사용은 누군가의 허락없이 자유롭게 할 수 있습니다.
대신, 이 사용이 제3자가 보유한 상표권의 권리를 침해하지 않아야 합니다.
그러면 이것을 거꾸로 생각한다면 어떨까요?
위의 제3자가 사업을 진행하는 주체인 나이고, 위에서 브랜드를 사용하고자 하는 사람이 제3자라면,
제3자는 나의 상표권의 권리를 침해하지 않는 이상 자유롭게 브랜드를 사용할 수 있습니다.
브랜드는 자유롭게 사용할 수 있지만, 나의 상표권의 권리를 침해해서는 안됩니다.
이렇게 제3자에게 상표권 사용을 제재할 수 있는 권리를 가지는 것이 상표권입니다.
상표권의 기초적인 목적은 나와 같은 브랜드를 다른사람이 사용하지 못하게 하는 것입니다.
이로써, 나만이 그러한 브랜드를 사용할 수 있는 독점권을 형성하는 것이 궁극적인 목적입니다.
상표권의 기초적인 목적은 나와 같은 브랜드를 다른사람이 사용하지 못하게 하는 것입니다. 이로써, 나만이 그 브랜드를 사용할 수 있는 독점권을 형성하는 것이 상표권의 궁극적인 목적입니다.
2. 상표권 사용 금지 청구의 범위 : 유사범위
상표권자에게는 감사하게도,
똑같은 브랜드 뿐만아니라, 유사한 브랜드까지도 사용금지청구를 할 수 있게 하였습니다.
이것은, 상표권자의 이익을 보호하는 측면 뿐 아니라, 비슷한 상표권을 오인하여 피해를 볼 수 있는 소비자들을 보호하기 위한 목적이 있습니다.
유사범위의 기본 원칙은 "양 상표를 서로 비교하였을 때에, 출처가 서로 동일한 것으로 인식된다"면 이 상표권은 유사범위에 있는 것입니다. 상표권의 사용금지 청구는 동일범위가 아닌 유사범위까지 확장됩니다.
따라서, 이 유사범위에 상대방의 브랜드 사용이 포함되는지 확인하는 것이 필요합니다.
3. 유사범위 판단
- 양 상표의 유사범위에 대한 판단은 상표 판례의 50%이상을 차지할 정도로 많은 사례들이 있습니다. 이것을 모두 설명드리기는 어렵고, 일부는 저조차도 비슷한 사례가 있을 때를 참고하곤 합니다.
2020년 12월 현재의 시점으로 자주 사용하는 자료는 아래와 같습니다.
http://policy.nl.go.kr/cmmn/FileDown.do?atchFileId=141607&fileSn=21144
본 글에서는 쉽게 판단 가능한 대표적인 기준을 말씀드리겠습니다.
대원칙 : "상품이 유사하고 동시에 브랜드(상표)가 유사하여야 한다"
이것은 아래와 같은 두 가지 원칙으로 나뉩니다.
(1) 대원칙 1 : "상품이 동일 또는 유사하여야 한다"
상표법의 사용금지 청구권의 대 원칙은 "상품이 유사할 것을 전제로 해야 한다는 점"입니다.
단순히 브랜드(상표)가 유사하다는 사실 만으로는 권리청구가 불가능합니다.
상표권의 이러한 특징에 대해서는 앞서 설명드린 바가 있습니다.
https://brunch.co.kr/@dawner/114
(2) 대원칙 2 : "브랜드(상표)"가 동일 또는 유사하여야 한다.
일반적으로 상표가 정확하게 동일하게 사용하는 경우는 드뭅니다. 앞서 설명한 것처럼, 상표법은 동일한것 이외에도 소비자들이 오인할 수 있을 정도로 비슷한 상표에 대해서도 사용을 금지시킵니다. 따라서 상표가 어느정도 다른 부분이 있더라도, 동일 출처로 의심되는 정황이라면, 그러한 브랜드의 사용이 오해를 받을 수 있기 때문에, 상표권의 사용이 금지됩니다.
4. 두 개의 브랜드가 유사한지 판단하는 방법
(1) 비식별부를 제외하고, 식별부 위주로 판단한다.
"비식별부가 무엇인가?" - 비식별부는 지정상품과 직접적인 관련성이 있는 단어입니다.
예를 들어, "특허사무소 온음"에서 "특허사무소"는 "변리업"이라는 지정상품과 직접적인 관련이 있는 단어이기에, 이것은 상표에 있어서 중요한 부분이 되지 못합니다. 어느 변리사사무소도 이름은 OO변리사사무소 또는 OO특허사무소로 짓습니다. 특허사무소의 브랜드에 "특허사무소"를 붙이는 것이 특별하게 보이지 않기 때문입니다. 이러한 부분을 '비식별부'라고 합니다.
"라면"의 지정상품으로 하는 상표에 "라면 또는 면"을 붙이는 것,
"커피"를 지정상품으로 하는 상표에 "커피 또는 카페"를 붙이는 것,
"식당"을 지정상품으로 하는 상표에 "식당 또는 레스토랑"을 붙이는 것,
에서, "라면, 면", "커피, 카페", "식당, 레스토랑"은 모두 비식별부입니다.
특히, 이것은 반드시 "지정상품과의 관계"를 살펴보아야 한다는 것에 주목해야 합니다.
예를 들어, "애플"은 "과일도매업(제35류)"에서는 비식별부이나, "스마트폰(제09류)"에서는 식별부로 취급받을 수 있습니다. 스마트폰과 "애플" 또는 "사과"는 직접적인 관련성이 낮은 단어이기 때문입니다.
'특허사무소'와 'patent law firm'은 비식별부입니다.(2) 브랜드의 발음(호칭, 명칭)을 기준으로 판단한다.
이것은 모든 판단에 일률적으로는 적용하기는 어렵지만, 쉽게 판단하기에는 위의 규칙으로 판단하는 것이 용이합니다. 이것의 예외에 해당하는 경우는 후반부에 다시 언급하겠습니다.
아래의 양 브랜드는 실제로 유사 판단을 받은 브랜드입니다. 왼쪽은 주식회사 오뚜기의 브랜드이고, 오른쪽은 한 개인 출원인의 브랜드입니다.
등록번호 410281772 vs 출원번호 40-2018-0027252먼저 왼쪽의 브랜드를 보면, '오뚜기' 브랜드는 글자 뿐 아니라 아이얼굴을 포함하는 심볼을 포함하고 있습니다. 단순히 텍스트만으로 구성되지는 않았고, 그림을 포함하고 있습니다.
오른쪽 상표는 'CHEF OTTOGI / 셰프 오뚜기'로 구성된 상표입니다. 단, 여기서는 '셰프/CHEF'는 지정상품인 식당업과 직접적인 관련성을 인정받을 수 있어, 식별력을 무시하거나, 낮은 수준으로 인정합니다.
양 브랜드는 발음하였을 때에, 주요 식별부가 '오뚜기'로 발음됩니다. 오른쪽은 '쎄프오뚜기'로 볼 가능성도 있지만, 지정상품이 식당업이므로 '셰프'는 큰 식별력을 가지지 못합니다. 양 상표 모두 주요 식별부 '오뚜기'로 보는 것이 맞습니다. 따라서 양 브랜드는 발음하였을 때에 '오뚜기'라는 주요 식별부를 공유하므로, 유사상표입니다.
특히, '오뚜기'를 하나의 브랜드로 인지하고 있는 소비자의 입장에서는 오른쪽은 '셰프오뚜기'가 주식회사 '오뚜기'에서 새롭게 론칭한 음식점이 아닐까?라고 오인 혼동할 수 있습니다.
따라서 양 상표는 유사범위의 상표이고, 그래서 오른쪽의 상표는 상표권의 등록을 받지 못합니다.
(3) "우리나라 발음" 기준으로 판단한다.
흔히들 영문 상표와 한국 상표를 비교하는 것을 어려워 하시는데, 해답은 간단합니다.
"우리나라"에서 사용되는 상표는, "우리나라 국민의 통상적인 수준"에 의해 판단하므로, "한글"로 인식된 후 비교하는 것이 적절합니다. 아무리 많은 영어상표권이 존재하더라도, 대한민국 보통 사람들의 의식 수준에서는 "한글발음"으로 인지하는 것이 일반적입니다.
"RALPH LAUREN"의 상표도, 원어 발음으로는 "롸(또는 뢀)프 로른" 과 같이 발음될 수 있으나, 일반적인 사람은 "RALPH LAUREN"의 영어 발음으로 인지하기 보다는 '랄프로렌'의 한글 발음의 상표로 인지합니다. 이것은 대한민국 언어의 생활권에 있는 사람을 기준으로 판단해야 하기 때문에, 상표권이 대한민국의 상표권이기 때문입니다.
등록 40-0126118 vs 출원번호 40-2001-0020590(일부)대한민국 상표는 대한민국 사람이 발음하는 기준으로 비교하면 족합니다.
따라서 영어로 이루어진 브랜드와 한글로 이루어진 브랜드를 비교하는 것은 한국 사람의 기준에서 발음을 비교하기만 하면 됩니다. 결과적으로 문자상의 차이는 다른 것으로 보지 않는다고 판단하면 됩니다.
(4) 로고로 판단하여야 하는 경우
이 부분은 혼란을 가중시킬 수 있어서, 고민하다가 추가하였습니다.
'발음'이 같더라도, 상표권이 침해가 되지 않는 경우가 있습니다. 이것은 단어가 '비식별부'로만 구성된 상표권이 이에 해당합니다.
'비식별부'만으로 구성된 상표가 있을까요? 네, 있습니다.
가장 알려진 예로 '타다'가 있습니다.
위의 3개의 상표는 모두 같은 '타다'를 가지고 있습니다. 공유차량제공업에 대해서 '타다'는 차에 타다를 의미하므로, '타다'라는 부분은 성질표시에 해당할 수 있습니다. 따라서 '타다'는 비식별부 입니다. 비식별부로만 구성된 상표가 등록될 수 있을까요? 네 그렇습니다.
위의 경우와 같이, 상표를 디자인하면, 디자인에 의해서 식별력을 가지는 것으로 인정받습니다. 그래서 위의 상표는 1차적으로 모두 특허청에서 등록을 결정하여 출원공고 되었습니다. (이중 맨 왼쪽 상표는 이의신청에 의해 최종 거절 결정 되었습니다.)
이러한 비식별부로만 구성된 상표는 어려운 영역이므로, 전문가와 상담하는 것을 추천 드립니다.
4. 결론 : 두 개의 브랜드가 유사하면 침해
위에서 검토한 내용을 바탕으로,
(1) 비식별부를 제외하고 비교하고,
(2) 브랜드의 외형을 보는 것이 아니라, 발음대로 읽어서 비교하고,
(3) 만일, 영어가 있는 경우 한글발음으로 읽어서 비교했을 때에,
두 개의 상표가 동일한 경우에는 유사범위에 있는 것으로 보면 됩니다.
실질적으로는 이것보다 약간 더 넓은 범위에서 유사판단을 할 수 있으나, 판단이 어려운 경우에는 전문가의 의견을 듣는 것이 좋습니다.
다음에 또 연재를 계속하겠습니다. 감사합니다.
