다방과 직방, Round 2
상표권 남용 및 유사상표 관리에 대하여
알만한 사람은 알겠지만, 직방이 다방에게 상표권 침해 소송으로 상표권을 사용하지 말아달라는 가처분 소송을 냈고, 2심에서 패소되어 화제가 되었습니다.
http://www.venturesquare.net/730872
사건의 이력을 살펴보면 아래와 같습니다.
2013년 05월 - 주식회사 스테이션 3, '다방' 창업 및 론칭
2014년 02월 - 주식회사 스테이션 3, 'DABANG' 상표권 출원(35류, 36류)
2014년 05월 - 주식회사 직방, '다방' 출원(9류)
2014년 11월 - 주식회사 스테이션 3, 'DABANG' 상표권 등록(35류, 36류)
2015년 03월 - 주식회사 직방, '다방' 상표권 등록(9류)
2015년 04월 - 주식회사 직방, 주식회사 스테이션 3 상대로 '다방' 상표 침해금지 가처분 소송
2015년 09월 - 가처분 소송 1심 기각 판결(주식회사 스테이션 3 승소)
2016년 08월 - 가처분 항고 2심 기각 판결(주식회사 스테이션 3 승소)
2016년 09월 - 주식회사 스테이션 3, 주식회사 직방의 '다방'의 상표 무효 심판(주식회사 스테이션 3 패소)
상표의 대원칙 1 : 선등록주의
우선 상표는 먼저 출원한 자에게 권리가 부여됩니다. 선의의 상표 사용권자를 위한 예외 규정이 있지만, 이것은 제한적인 경우에 적용됩니다. 이러한 예외규정을 남용하는 경우 법적 안정성이 유지되지 않기 때문에, 극히 유명한 상표 또는 신의칙에 반하는 경우를 제외하고는 먼저 출원한 자에게 권리가 부여됩니다.
상표의 대원칙 2 : 상표권은 지정상품을 반드시 지정해야...
모든 상표권에는 상표권이 지정하는 지정상품(또는 지정 서비스)이 존재합니다. '다방'이라는 상표권을 가지고 있더라도, 제9류, 제35류, 제36류에 대한 상표권이 개별적으로 존재하듯이, 각각의 지정상품에 대한 권리는 개별적으로 생성됩니다.
이 사안에서도 주식회사 스테이션 3은 'DABANG'이라는 상표를 35류(온라인 판매), 36류(부동산업)에 등록하였음에도 불구하고, 주식회사 직방이 9류(프로그램)에 등록을 받을 수 있는 이유가 바로 이것입니다.
2014년 11월 - 주식회사 스테이션 3, 'DABANG' 상표권 등록(35류, 36류)
2015년 03월 - 주식회사 직방, '다방' 상표권 등록(9류)
상표권 남용
2015년 04월 - 주식회사 직방, 주식회사 스테이션 3 상대로 '다방' 상표 침해금지 가처분 소송
2015년 09월 - 가처분 소송 1심 기각 판결(주식회사 스테이션 3 승소)
2016년 08월 - 가처분 항고 2심 기각 판결(주식회사 스테이션 3 승소)
주식회사 직방은 자신의 9류에 대한 '다방' 상표가 등록되자마자, 주식회사 스테이션 3에게 제9류(프로그램)에 대한 상표 사용금지 가처분 신청을 하게 됩니다. 이에 패소한 법적 근거는 상표권 남용입니다.
상표권 남용은 판례에 의해 인정됩니다. 등록된 상표권을 가지는 상표권자라고 하더라도, 제삼자가 일구어 놓은 신용의 이용 및 훼손 등을 목적으로 부정한 사용을 하는 경우 상표권을 예외적으로 제한합니다. 법원은 상표권 남용에 근거하여 주식회사 직방이 제기한 주식회사 스테이션 3의 '다방' 상표권 사용금지를 기각하였습니다.
어쨌건, 직방은 본안소송에서 다시 다툴 수도 그렇지 않을 수도 있겠지만, 현재 법원의 판단으로는 '다방'의 상표권에 대해 권리를 행사하지 못합니다. 문제는 상표권을 행사하지 못한다는 것이지 상표권이 무효가 아니라는 데에 있습니다.
문제는 상표권을 행사하지 못한다는 것이지 무효가 아니라는 데에 있습니다.
앞으로도 스테이션 3은 컴퓨터 프로그램(09류)에서 '다방'상표권 등록이 어렵습니다.
비록 스테이션 3에게 권리행사의 길은 막혔더라도, 선출원상표가 무효가 아닌 한 선출원 상표의 지위는 유지됩니다. 현재 스테이션 3은 여러 개의 관련 상표를 출원하였지만, 선출원 상표가 '다방'으로 되어 있고, 아무리 '다방 페이' 등의 단어를 추가한다고 하더라도, 이를 극복하기는 불가능할 것으로 판단됩니다.
상표권 출원의 주요 목적은 상표권을 획득하는 것이지만, 이외에도 다른 유사상표의 등록을 방지할 수 있는 부차적인 목적이 있습니다. 주식회사 직방의 '다방'상표는 이러한 역할을 충실히 해내고 있습니다.
직방의 등록상표 하나가 스테이션3의 모든 상표의 등록을 막고 있습니다.주식회사 직방이 소유한 '다방' 상표는 불사용 취소도 어렵습니다.
불사용취소심판은 등록 이후로부터 3년간 사용하지 않아야 합니다. 일단 가처분 소송도 상표의 사용으로 간주될 수 있으며, 불사용 취소심판을 진행하려면 향후 적어도 2019년까지 기다려야 하는데, 이 기간 동안 주식회사 직방은 '다방'의 상표권을 사용하지 않으리라는 보장도 없습니다.
'다방'이 소유한 다른 상표권에 포함되지 않는 비즈니스를 09류에 적용하면, '다방'으로서는 이를 막을만한 적극적인 제재 방법이 없게 됩니다.
상표권을 가지는 주식회사 직방은 간접적으로라도 '다방' 상표를 사용하여야 추후 진행될 수 있는 불사용취소심판을 방지하여야 할 것입니다. 상표권 관리를 위하여 이외의 다른 방법을 취할 수도 있습니다만, 중요한 것은 유효한 권리가 추후에 취소당하지 않도록 관리하여야 한다는 점입니다.
남이 가지고 있는 '다방' 상표권
9류에 대해서 현재 '다방'은 자신의 상표권이 없습니다. 이 말은 누군가가 '다방'이라는 앱을 만들어 사용하는 경우 '다방'에서는 상표권으로 할 수 있는 일은 없습니다. 부정경쟁방지법에 의한 제재를 고려해 볼 수도 있지만, 이것은 부가적인 요건이 필요하다. '상표권'이 완전하지 않은 이상 무언가 찝찝한 구석을 계속 가지고 갈 수밖에 없습니다.
상표권의 근본적인 기능은, 나의 브랜드를 도용하는 사람을 막는 법적인 제재가 가능하다는 것입니다. 그렇기 때문에 반사적으로 '독점 사용'이라는 권리가 보장되는데, 현재 상표권이 없는 다방은 이러한 '독점 사용'의 권한이 보장되지 않습니다.
유사분야에의 모방 사업자 진출 가능성
예를 들어, 중개업으로 다방이 유명해진 경우에, 실내 인테리어 회사가 '다방 인테리어'라는 온라인 사이트를 만들었다고 가정하면, 다방은 어쩔 도리가 없습니다. 이를 방지할 수 있는 법적인 권한이 없기 때문입니다. 이 '다방 인테리어'는 동일 사업분야가 아니라서 매출을 빼앗을 수는 없겠지만, 일처리를 엉망으로 하기 시작하면 '다방'의 브랜드 이미지도 덩달아 추락하게 됩니다.
'다방'의 비즈니스가 보다 전문적인 브랜드 관리를 해야 하는 수준에 오르면, 정작 본인의 상표권을 가지지 못한다면 영업가치 등의 평가에 있어서도 많은 문제가 발생하지 않을 수 없습니다. 현재는 이러한 리스크를 계속 안고 갈 수밖에 없습니다.
결국, 매입할 수밖에...
2016년 09월 - 주식회사 스테이션 3, 주식회사 직방의 '다방'의 상표 무효 심판(주식회사 스테이션 3 패소)
현재, 주식회사 스테이션 3은 주식회사 직방이 소유한 '다방' 상표권을 무효로 하는 소송을 진행 중입니다. 2016년 9월 30일 1심은 '무효될 수 없음'으로 판결이 났습니다. 아마도 상급심에 올라가더라도, 주식회사 직방의 상표권은 그대로 유지될 가능성이 높습니다.
따라서, 결국에는 수많은 소송에서 다른 방법을 찾을 수 없게 되면, 주식회사 스테이션 3은 주식회사 직방이 가지고 있는 '다방' 상표권을 매입할 수밖에 없을 것입니다. NIKE, APPLE 등의 글로벌 기업들도 법률적인 해결 방법이 없는 경우에는 결국 상표권을 매입한 사례가 많습니다. 대신 많은 분쟁을 거친 만큼 그 매입 비용은 상당하리라 생각됩니다.
주식회사 놀부의 상표권 관리
모건스탠리 놀부의 상표권을 보면, '놀부', '흥부', '돌쇠' 뿐 아니라 '오첨지' 등 다양한 상표권이 약 700여 개 등록되어 있습니다. 이것의 관리 비용만으로도 년간 수천만 원이 소비됩니다. 하지만, 이러한 유사 상표권의 등록 관리는 유사상표를 경쟁업체가 사용하거나, 사용하지는 않더라도 관련 없는 제삼자가 유사한 상표권을 등록해 놓는 것을 미연에 방지할 수 있습니다.
놀부의 경우 상표 사용 기간이 길고, 전체 매출이 매우 크기 때문에, 이렇게 소요되는 상표권 관리 비용은 크게 부담이 되지 않을 것입니다. 매출이 늘어날수록 브랜드와 관련된 비용은 일정 비율로 같이 상승하여 비용면에서 관리하는 것이 필요합니다.
놀부의 다양한 상표권 등록 - 실제 사용하지 않는 것도 많이 있습니다.
작성일 현재 저는 분쟁 기업에 어떠한 이해관계는 없습니다. 다만, 초기에 주식회사 스테이션 3가 사업에 있어서 브랜드가 중요한 만큼 좀 더 비용을 집행하여서, 정식적인 대리인을 통하여 상표권을 진행했으면 어떨까 하는 아쉬움이 있습니다. 법원에서 상표사용금지 가처분을 기각하여, 1차적으로 주식회사 스테이션 3은 큰 산을 넘었지만, 앞으로 해결해야 할 다양한 문제가 산재해 있을 것입니다.
상표권 분쟁은 사업이 더 잘 될수록 문제가 커지게 됩니다. 브랜드의 거래 가격은 동일한 상표권이라고 하더라도, 회사의 관련 매출이 1억 일 때와 100억 일 때는 분명한 차이가 있습니다. 최종적으로 매입을 하여야 할 시점이 올 때에 사업이 커지는 만큼 지불해야 할 비용도 더 커지게 됩니다.
양 분쟁 기업은 이 상표권 분쟁을 잘 해결하길 바라며, 아울러 이처럼 브랜드 가치가 중요한 기업(양 사는 제가 알기에도 TV광고 등 마케팅에 엄청난 비용을 집행하였습니다.)은 반드시 상표권에 대한 권리를 명확하게 정리하는 작업을 진행하여야 할 것입니다. 이 작업은 처음 사업을 시작할 때에는 약간 부담이 되는 수준의 비용일 수 있지만, 나중에 문제가 되는 경우 사업 전반에 큰 타격을 줄 수 있습니다.
2016.11.21. 이광재 변리사(gjlee@omipc.com)
