스타트업 로켓의 상표권 리스크
빠르게 성장할수록 커지는 브랜드 리스크
새로운 비즈니스 형태를 개발하는 스타트업
최근 다양한 스타트업들이 기발한 사업 아이템으로 속속 출항하고 있습니다.
기존 비즈니스의 틀을 깨고, 고객들의 새로운 요구사항들을 반영하기 위해, 전통적인 카테고리에 속하는 사업이 아닌 새로운 모습의 비즈니스가 생겨납니다.
이제는 차량을 공유하고, 휴대폰으로 부동산을 검색하고, 이모티콘을 직접 제작하여 플랫폼에서 사람들이 사고 팔 수 있는 비즈니스가 생겼습니다.
이러한 새로운 비즈니스가 생겨나면서, 이 비즈니스에 대한 브랜드의 가치가 커지고, 이를 보호하기 위하여 상표권을 출원하게 됩니다.
사회의 변화에 맞추어 가지 못하는 상표법상 분류 체계
이러한 새로운 비즈니스에 대해서 아래와 같은 문제가 발생합니다.
통상적으로 상표권의 출원은 법령에 따라 분류된 분류체계를 따릅니다. 여러분이 알고 있는 제1류에서 45류에 해당하는 것이 1차적인 것이고, 각 류 내에는 또 하위 그룹이 분류 되어 있습니다.
이러한 분류 체계는 통상적으로 5년의 주기를 따라 사업의 실정에 맞게 교체된다고 하나, 실질적인 사업의 변화 속도에는 못미치고 있습니다.
인플루언서 : 홍보/마케팅업(제35류), 인터넷판매(제35류), 방송(제38류), 멀티미디어 콘텐츠(제09류)
예를 들어 볼까요? "인플루언서"는 SNS 상에서 수많은 팔로워를 가지고, 유행을 선도하며, 상품 구매에 대한 영향력을 미치는 사람을 말합니다. 이러한 직업도 당연히 '브랜드'를 가지게 되며, 내가 이미 형성한 브랜드를 침해하는 사람이 생길 수 있기 때문에, 상표권가지고 브랜드를 보호하는 것이 필요합니다.
상표권을 출원하는 경우 지정상품을 지정해야 하는데, 우선적으로는 "인플루언서"의 본원의 기능에 맞추어 "홍보업/마케팅업"(제35류)을 지정할 수 있습니다. 하지만, 전통적인 광고나 홍보업과는 다른 특성을 갖는 것이 SNS입니다.
만일 이 인플루언서가 독립 쇼핑몰을 구축하여, 제품을 판매하기 시작했다면, "인터넷 쇼핑몰"(제35류)를 별도로 지정해야 합니다. 단, 이것은 같은 35류이기 때문에, 신청할 때에 같이 진행이 가능합니다.
향후, 이 인플루언서가 독립적인 플랫폼을 가지고 스트리밍 방송을 하는 경우가 있다면, "인터넷을 이용한 멀티미디어 콘텐츠 방송업"(제38류)를 등록할 필요가 있습니다.
또는, 자체 제작한 멀티미디어 콘텐츠를 유통하거나, 브랜드를 도용하는 상대방이 유튜브와 같은 멀티미디어 콘텐츠를 이용하여 브랜드를 도용하는 경우, "내려받기 가능한 멀티미디어 파일"(제09류)이 그 대상이 되어야 상표권의 보호 범위 안에 있을 수 있습니다.
이렇게, 현재의 비즈니스 형태를 1:1로 맞추어 상표권의 지정상품이 정리되지는 못하기 때문에, 이에 대한 혼란이 발생하고, 자칫 등록하여야 하는 충분한 범위의 지정상품을 상표권에 포함시키지 못할 수 있습니다.
몇백억의 광고를 집행하면서도 소프트웨어(09류)를 누락한 다방
이것의 대표적인 예가 바로 직방 vs 다방 사건입니다.
https://brunch.co.kr/@dawner/8
간단히 요약하면, 부동산 정보를 제공하는 앱의 상표권 '다방'은 '09류(소프트웨어)'에 대한 상표권을 누락했습니다. 이것을 경쟁사 '직방'이 브랜드 보호차원에서 먼저 소유하게 되었고, 앱을 기반으로 하는 '다방'의 비즈니스에 상표권 사용금지 청구를 한 사안입니다.
결론적으로는 '다방'이 승소하여 상표권을 가져갔지만, 이 사안은 누구나 이렇게 상표권을 가져올 수 있다는 의미는 아닙니다. 본 상표권을 가져오기 위하여 다방은 수많은 소송비용을 지불해야 했고, 유사한 케이스가 있는 경우 다방과 같은 입장의 회사가 상표권을 가져올 수 있다는 보장은 없습니다.
누락된 지정상품은 상표 브로커의 공격의 대상
만일 여러분이, "모바일 앱을 통해서 맞춤형 애견용품을 판매"한다면, 소프트웨어(09류-앱관련), 애견용품에 따른 분류(03류-목욕용품, 05류-구충제, 18류-애견가방, 31류-사료및간식)와 서비스에 따른 분류(41류-애견훈련업, 43류-애견숙박호텔, 44류-애견미용서비스업/동물병원업, 45류-동물돌봄서비스)를 명확하게 인지하고 등록해야 합니다.
실제로 유명 브랜드의 등록 현황을 살펴보면, 이에 맞추어 엄격하게 브랜드를 관리하고 있지는 못합니다. 특히, 사업 초기라면 이렇게 광범위의 상표권을 등록하는 것에 대한 비용적인 부담이 매우 큽니다.
하지만, 사업이 성공하여 투자도 받고, 매출 규모가 커진다면, 브랜드에 대한 가치는 따라서 커지기 마련이고, 이러한 지정상품의 공백을 이용하여 부당한 이득을 취하려는 상표 브로커의 공격대상이 될 가능성이 있습니다.
상표법상으로는 지정상품이 다르다면 동일한 상표권도 다른 사람에 의해 등록이 가능합니다. 애견용품의 종류가 워낙 많기 때문에, 이것 중 하나라도 상표권이 누락되었다면, 지정상품을 달리하여 등록이 가능합니다.
늘어가는 매출에 따라 정기적인 상표권 관리 필요
스타트업은 기업의 생존이 무엇보다도 우선시 되기에, 브랜드를 관리할 수 있는 여력이 없습니다. 최초에 상표권 등록을 시도하지만, 이것은 최소한의 비용으로 진행할 수 밖에 없습니다. 매출이 증가함에 따라 브랜드의 관리는 달라져야 합니다.
1개로 보호받을 수 있는 상표권의 보호범위는 제한적이므로, 매출이 수업에서 수십억으로 증가하고, 또 수백억, 수천억으로 증가한다면, 이에 따라 상표권의 수를 늘려야 합니다.
수백억 매출의 경우, 장래에 빠르게 진출할 수 있는 분야에 대한 상표권도 미리 확보해야, 필요한 경우 유연하게 사업확장을 진행할 수 있습니다. 진행 가능한 범위에도 상표권을 선점하여 취득해야, 이에 대한 방어가 가능합니다.
1년 단위의 상표권 관리 방법
보통, 추천하는 관리 방법은 매년초나 상반기에 따라 사업의 년간 계획을 기획할 때에, 사업의 예상 확장 범위에 맞추어 상표권 브랜드 관리를 하는 것입니다.
년초 사업 계획에 따라, 1) 기존 브랜드에 지정상품을 확장하여야 하는지, 2) 바뀐 로고를 새롭게 상표권 등록해야 하는지, 3) 중국, 미국에 상표권을 진행해야 하는지를 재검토하고 이를 집행합니다.
이러한 선제적인 상표권 관리를 통해 관리하면, 불의의 경우 발생될 수 있는 소송비용이나, 소송에서 패소할 경우 지불해야 하는 브랜드 매입 비용 또는 브랜드 교체 비용 등을 체계적으로 관리할 수 있습니다.
현재 사업에 대해 상표권의 범위가 적절한지, 어떠한 조치가 필요한지 확인이 필요하시면 언제든지 연락하여 주시면, 안내하여 드리겠습니다.
< 특허사무소 온음 >
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