특허 침해 분석 전 해야 할 것들
특허침해 분석 전 특허담당자가 꼭 알아야 할 체크리스트
당신이 기업의 특허담당자라고 생각해 봅시다. R&D 부서에서 개발중인 기술과 유사한 것으로 보이는 경쟁사의 특허문헌에 대한 검토를 요청했습니다. 당신은 어떻게 해야 할까요? 대부분은 특허의 내용부터 읽어보려고 할 것입니다. 그러나 그 전에 반드시 체크해야 할 사항들이 있습니다.
1. 특허가 등록되었는가?
특허의 내용을 살펴보기 전에 가장 먼저 확인해야 할 것은 해당 특허가 등록되었는지 여부입니다. 특허 공보에는 두 가지 종류가 있기 때문입니다. 공개공보와 등록공보가 그것입니다.
공개공보는 특허 등록 여부와 관계 없이 특허출원 후 1년 6개월이 지나면 특허청에서 자동으로 발행하는 공보이고, 등록공보는 심사를 거쳐 특허로 등록된 이후에 발행되는 공보입니다. 현재 발견된 특허문헌이 등록공보라면 이는 특허가 등록되었다는 의미이므로 바로 아래의 2번 항목으로 이동합니다. 그러나 만약 현재 입수한 특허문헌이 등록공고가 아닌 공개공보라면 먼저 특허 데이터베이스를 조회하여 해당 공개공보에 대응되는 등록공보가 존재하는지 여부를 확인해야 합니다.
만약 검색 결과 공개공보는 있지만 등록공보는 없는 것으로 나온다면 이는 아래의 두 가지 경우 중 하나입니다.
특허출원이 아직 심사 진행중인 경우
특허출원이 심사 과정에서 거절된 경우
만약 1)의 경우라면 심사 경과를 지속적으로 모니터링하여 필요에 따라 적절한 조치를 취할 필요가 있습니다(이에 대해서는 별도 포스팅으로 다루겠습니다). 2)의 경우라면 일단 경쟁사가 해당 기술에 대한 권리를 획득하는 데 실패한 것으로 볼 수 있습니다. 위의 두 가지 경우 모두 발견된 특허문헌만으로는 당장 문제가 발생하지는 않는다고 볼 수 있으나, 혹시 모를 추가적인 리스크 방지를 위해 아래의 3번 항목으로 이동합니다.
2. 특허가 유효하게 존속중인가?
위의 1번 항목에서 특허가 등록된 것으로 확인되더라도 추가적으로 체크해야 할 사항이 있습니다. 바로 특허가 유효하게 존속중인지의 여부입니다.
특허의 존속기간은 특허출원일로부터 20년이 되는 날 까지입니다. 2024년 1월 18일에 출원된 특허가 등록되었다면 해당 특허는 2044년 1월 18일까지 존속할 수 있습니다. 따라서 만약 발견된 특허문헌의 출원일이 현재 기준으로 20년보다 더 이전이라면 해당 특허는 이미 만료된 것이므로 더 이상 고민할 필요가 없습니다.
만약 출원일이 20년 안쪽, 즉 존속기간 이내라고 할지라도 이것이 반드시 해당 특허가 존속중임을 의미하는 것은 아닙니다. 특허권자가 특허권을 유지하기 위해서는 특허청에 매년 유지료를 납부하기 때문입니다. 특허를 많이 보유한 기업일수록 유지료 부담을 줄이기 위해 기업에서 불필요하다고 생각되는 기술에 대해서는 특허 유지료를 더 이상 납부하지 않는 경우가 많습니다. 이 외에도 제3자가 제기한 무효심판에 의해 특허가 무효로 되거나 특허권자가 파산하는 등 다양한 이유로 등록특허의 권리가 소멸되는 경우가 적지 않습니다. 따라서 등록된 특허라고 할지라도 현재 유효하게 권리가 존속중인지의 여부를 반드시 확인해야 합니다.
만약 검토 대상 특허가 우리나라에서 등록된 것이라면 특허검색사이트인 키프리스(www.kipris.or.kr)를 이용하거나 또는 특허청 콜센터(1544-8080)를 통해 해당 특허의 상태를 조회할 수 있습니다. 외국에서 등록된 특허의 상태 정보도 대부분 온라인에서 조회할 수 있으나 전문가가 아니라면 검색이 쉽지 않으므로 이 부분은 변리사에게 문의하는 것이 안전합니다.
3. 관련 특허가 더 있는가?
마지막으로 검토해야 할 것은 발견된 특허 외에 추가적인 관련 특허가 있는지 여부입니다. 동일한 기술 내용에 대해 여러 건의 특허가 존재할 수 있기 때문입니다. 이를 통상 ‘패밀리 특허’라고 합니다.
예를 들어, 특허출원의 심사 진행 중 분할출원이 이루어졌다면 하나의 기술에 대해 두 건의 특허가 존재할 수 있습니다(물론 두 특허의 권리범위는 다를 것입니다). 또한 우선권주장 기간 내에 해외 출원이 이루어졌다면 한국 외의 다른 국가에 등록된 특허가 있을 수도 있습니다.
만약 최초 발견된 특허문헌이 심사 과정에서 거절되었거나 청구항 검토 결과 침해가 아닌 것으로 판단되었더라도 침해가 성립하는 다른 패밀리 특허가 존재할 수 있습니다. 만약 이들 패밀리 특허의 존재를 간과하고 발견된 특허만으로 분석을 진행했다가는 나중에 큰 낭패를 볼 수 있습니다. 따라서 본격적인 검토에 앞서 모든 패밀리 특허들을 파악하여 한꺼번에 검토를 진행하는 것이 좋습니다.
경쟁사의 특허 검토 및 침해 여부의 판단은 기업의 특허 리스크를 방지할 뿐만 아니라 기술개발의 방향성을 결정하는 매우 중요한 업무입니다. 그런데 만약 이미 소멸된 특허에 대해 침해 리스크가 있다고 판단하거나 침해가 인정될 수 있는 패밀리 특허의 존재를 간과하거나 할 경우 자칫 기업의 운명을 가를 수도 있는 판단 착오를 일으킬 수 있습니다. 본격적으로 특허의 내용을 분석하기에 앞서 위 사항들을 빠짐없이 살펴본다면 이러한 판단 착오를 막을 수 있을 것입니다.
