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Nov 04. 2021
11. 특허회피, 방법은 많다
신제품을 개발하고 본격적인 양산에 들어가기 전에 해야할 일이 무엇일까요? 바로 특허조사입니다. 개발한 제품의 특이점, 차별점이 혹시 선행 등록특허에 저촉되지 않는지 조사해야합니다. FTO (freedom to operate)조사의 일부입니다.
그런데 조사 결과 등록특허의 권리 침해 우려가 있을 것으로 의견을 받았다면 어떻게 해야할까요?
특허 구성요소 완비의 법칙에 의해 제품의 구성이 등록된 특허 청구항의 모든 구성과 동일 또는 균등할 때만 침해입니다. 그렇다면 구성 일부를 제외하거나 바꾸면 됩니다.
먼저 청구항을 구성별로 쪼갭니다. 선행기술 조사를 통해 각 구성 중에서 자유실시가 가능한 구성과 그 등록특허의 핵심이 되는 구성을 분리합니다.
자유실시가 가능한 구성은 크게 신경쓰지 않아도 됩니다. 만약 생산하려는 신제품이 자유실시 구성만으로 되어 있다면 특허 침해 우려는 없습니다.
하지만 조사결과 핵심구성이 신제품에 포함될 예정이라면 주의해야 합니다. 핵심 구성 중에 없어도 제품 양산에 무방한 것이 있다면 그걸 뺍니다. 뺄 수 없다면 그 핵심구성을 다른 구성으로 대체합니다. 이때 쉽게 치환하거나 변경할 수 없을 정도로는 대체해야합니다. 균등침해 우려를 피하기 위해서입니다.
여기에 바람직하게는 대체된 핵심구성을 포함한 새로운 기술을 특허출원 합니다.
G사는 주방가전제품을 ODM 방식으로 생산하여 판매하는 회사입니다. 주로 기존에 이미 나와 있고 시장성도 있는 제품을 발굴해서 기능과 디자인을 업그레이드하고 이를 그 제조사에 의뢰하여 브랜드만 부착해서 판매하는 방식을 많이 씁니다.
G사의 경우는 기존 제품을 업그레이드하는 전략을 쓰고 제조는 외부 제조전문회사를 이용하다보니 선행기술조사가 항상 필수였습니다.
우선 염두에 둔 제품군의 제조사를 넓게 시장 조사하고 그 업체들의 특허를 전부 조사합니다. 판매사와 제조사가 분리되어 있는 경우도 많고 특허는 기술이 있는 제3의 제조사가 보유하고 있는 경우도 많기 때문에 꼼꼼한 조사가 필요합니다.
조사된 특허의 구성을 전부 분석해서 그 중 어떤 구성이 핵심구성사항인지 확정합니다.
더불어 현재 판매 중인 제품에 대한 문제점과 개선사항을 수집합니다. 이미 있는 제품을 업그레이드해서 경쟁력을 갖추어야 하므로 이 과정이 필수입니다.
제품 개선을 위한 아이디어가 모아지면 그것이 등록특허의 권리범위 안에 속할지, 개선점이 반영된 제품이 특허침해가 될 수 있을지 검토합니다.
만약 침해가 될 수 있다고 분석되면 구성을 변경하거나, 추가하는 것을 검토해봅니다. 수치를 한정할 수도 있지만 등록특허의 권리범위에 속할 수 있으므로 신중해야합니다.
그렇게 해서 완성된 제품이 선행 특허의 침해를 형성하지 않고 등록가능성이 있다면 특허신청까지 합니다.
G사는 최근 일본 B사의 드립 전기주전자가 시장성 있다고 판단하여 기능과 디자인을 업그레이드하여 ODM으로 생산판매하기로 하였습니다.
선행 기술 조사결과 B사 제품은 전자기유도 방식(이른바 인덕션)으로 주전자 바닥면이 편평하여 누수로부터 안전하고 청소가 편리하도록 하였습니다. B사는 바닥면이 편평하여 바른 위치에 주전자의 거치가 어렵다는 문제점을 해결하기 위해 독에 원형 턱을 형성하여 턱 안쪽에 주전자를 놓으면 바른 위치가 되어 제대로 가열되도록 하는 특허를 보유하고 있었습니다.
G사는 위 특허를 회피하면서 바른 위치에 주전자가 고정되는 기능을 찾으려고 합니다.
한편 B사 제품은 물이 끓으면 가열을 중단하는 방식입니다. 따라서 적정 추출 온도를 제공하지 못합니다. 커피는 90도, 녹차는 70도가 적정 추출온도입니다. G사는 다양한 온도로 조절할 수 있게 하려고 합니다.
또한 G사는 IoT기술을 주방가전에 제공하여 첨단기술 제품 제조사로 브랜딩하고 있습니다. G사는 앱을 통해 현재 주전자에 물이 들어 있는지 확인하고, 원격으로 끄고 켤 수 있도록 제어하는 기능을 추가하고자 합니다.
또한 B사 제품을 비롯한 전기주전자는 주전자 내부에 석회 물때가 생기는 문제가 있었습니다.
연구개발을 통해 G사는 아래 4가지 기능을 고안하였습니다.
B사의 특허 회피 : 자석을 포함시켜 자력으로 바른 위치에 고정
온도 제어 : 100도, 90도, 80도, 70도 온도 조절 버튼 추가
IoT : 물높이 센싱, 전원 온오프 앱 제공
석회 물때 방지 : 사용 후 초음파 진동이 작동하는 오토 안티스케일 바이브레이팅(AASB) 기능 제공
