상표권 침해 경고장, 손쉽게 대응하기 위한 법률상식
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상표권 침해 경고장, 손쉽게 대응하기 위한 법률상식
안녕하세요. 손인호 변리사입니다.
오늘은 사업을 하는 과정에서 어쩔 수 없이 한 번씩 만나게 되는 상표권 침해 경고장에 대응하기 위한 법률상식을 소개해드리고자 합니다.
경고장에는 "당신이 판매하고 있는 제품과 서비스는 상표권 침해에 해당하므로, 당장 영업을 중단하고, 그동안의 제품 판매로 인한 손해를 배상하라. 일주일 내에 회신을 하는 경우에만 300만원에 합의를 할 수 있다."와 같이 위협적인 문구가 포함되어 있어, 많은 분들이 분쟁을 빨리 해결하고자 쉽게 합의를 하였다가 사업에 지장이 생기는 경우가 많습니다.
상표권 이외에도 디자인권, 특허권 등의 지식재산(IP) 분쟁에서도 아래와 같은 방법을 참고하여 경고장에 침착하게 대응하실 수 있습니다.
1. 경고장에 꼭 답변하여야 하는 것은 아닙니다.
1) 내용증명으로 날아든 경고장, 반드시 회신하여야 하는 것일까?
'경고장'은 일반적으로 타인의 상표권 침해를 중단을 요구하고 그렇지 않은 경우에 법적인 조치를 취할 것임을 경고하는 내용과 상표권 침해에 대한 판단 근거 등을 포함하고 있습니다.
'내용증명'의 방식을 통해 보내는 '경고장 그 자체'로 법률적 효력이 직접 발생하는 것은 아닙니다.
'내용증명'은 수취인에게 전달한 문서의 내용을 등본에 의해 증명하는 제도이므로, 그 자체로서는 직접적인 법률적 효력이 발생하지는 않기 때문입니다.
따라서, 경고장을 제3자에게 보내더라도 상표권 침해가 인정되거나, 경고장에 회신할 의무가 인정되는 것이 아닙니다.
2) 그렇다면, 경고장을 왜 활용하는 것일까?
'경고장'은 분쟁의 시작을 알리는 신호탄으로서, 상대방의 대응을 확인하여 향후의 법적 조치를 진행하기 위한 사전적인 절차로 볼 수 있습니다.
권리자의 입장에서는 상대방이 상표권 침해사실을 인정하고 합의금을 지급하여 조기에 분쟁을 종료할 수 있고, 반대로 상대방이 강경하게 대응하는 경우 승소 가능성을 따져 본격적인 심판/소송 여부를 재고할 수 있기 때문에 널리 활용되고 있습니다.
법적으로는 경고장을 상표권 침해의 '고의'를 입증하기 위한 주요한 근거로도 활용할 수 있으므로(상표법 제58조, 제109조 등), 경고장을 분석하여 상표권자의 의도와 경고장 내용을 파악하는 것이 대응의 시작입니다.
2. 하지만, 경고장의 내용을 꼼꼼하게 분석하여야 합니다.
경고장을 분석하여 자신이 판매하는 제품과 서비스가 상표권 침해에 해당하지 않는 경우에는 경고장에 대응을 하지 않거나, 권리자의 주장에 반박하는 내용증명을 회신하여 간단하게 분쟁을 마무리할 수 있습니다.
하지만, 상표권 침해의 가능성이 있는 경우에는 경고장의 내용을 조금 더 자세하게 분석하여야 합니다.
1) 상표권 침해 가능성을 우선적으로 검토합니다.
손자병법에 나오는 "지피지기면 백전불태(적을 알고 나를 알면 백번 싸워도 위태롭지 않다)"라는 격언처럼, 분쟁의 준비는 적과 나의 상태를 분석하는 것으로부터 시작됩니다.
가장 먼저, 상대방의 상표와 실제 판매한 내 제품과 서비스를 분석하여야 합니다. 상표법상 상표 침해요건과 상표권의 효력 제한사유를 두루 참작하여 상대방의 주장과 같이 상표권 침해에 해당하는지를 판단하게 됩니다.
*상표권 침해에 해당하는지 여부는, 전문가의 판단이 필요한 경우가 많지만, 간단하게는 아래와 같은 내용 등을 검토하게 됩니다.
- 상대방이 정당한 상표권을 가지고 있는지
- 자신이 사용한 상표가 상품과 서비스의 출처 표시를 위해 사용한 것인지
- 등록상표와 유사한 상표를 사용하였는지
- 지정상품과 유사한 상품을 사용하였는지
- 자신에게 상표법상 인정되는 사용권이 있는지(상표법 제99조 등)
- 상대방의 상표권의 효력이 제한되는 것인지(상표법 제90조 등)
특히, 최근에 설시 된 대법원 판결(2018다253444)에 따라 자신의 등록상표를 사용하는 경우에도 타인의 상표권 침해에 해당할 수 있으므로 더욱 면밀한 침해 감정이 필요합니다.
(<상표권자도 이제 안전하지 않은 세상>, https://brunch.co.kr/@soninho21/32)
2) 방어와 공격의 준비를 동시에 진행하여야 합니다.
상표권 침해 여부는 심판관과 법관의 법률적 판단을 통해 최종적으로 결정되므로, 상표권 침해가 아니라는 방어 논리를 준비하여야 합니다.
상대방과 나의 상표를 정확하게 분석하였다면, 이를 기초로 "상대방의 상표는 로고 부분에 특징이 있으나, 자신이 사용한 상표는 다른 외관을 가진다" 또는 "설문조사 결과 우리 제품의 소비자는 해당 상표와 서로 다르게 인식하고 있다" 등 양 상표의 차이점을 주장할 수 있습니다.
만약, 이러한 비침해 논리의 설득력이 떨어지는 경우에는 상대방의 상표의 효력을 무력화시키는 방법을 고려하게 됩니다.
"최선의 방어는 공격이다"라는 말처럼, 상표권 무효심판(상표법 제117조) 또는 상표권 취소심판(상표법 제119조)을 통해 상대방의 상표권을 소멸시키고, 해당 상표를 자유롭게 사용할 수 있습니다.
실제 심판절차까지 나아가지 않더라도, 이러한 준비자료들은 협상 과정에서 언제든지 사용될 수 있어 유리하게 협상을 마무리하는데 도움이 됩니다.
3. 비즈니스 상황에 따라 대응 방법이 달라집니다.
비즈니스 상황에 따라 최적의 대응 방법을 모색할 수 있습니다.
앞서 판단한 상표권 침해 가능성, 상표권자와의 관계, 회사 내부의 사정, 침해 대응을 위한 예산 등의 다양한 상황에 따라 대응 방법이 달라집니다.
1) 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판단되는 경우
경고장에 포함된 사실관계가 다르거나, 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판단하여 대응의 필요성이 떨어지는 경우에는 상대방의 경고장을 무시할 수 있습니다.
향후 분쟁 과정에서 유리한 지위를 선점하기 위하여 비침해 근거를 설명하며 상대방의 경고장의 내용을 반박하는 내용증명을 송부하는 것도 검토할 수 있습니다.
전문가의 상표권 침해 감정에 대한 의견서 작성 시 추가적인 비용이 발생하게 되므로, 침해 가능성과 예산을 고려하여 대응하는 것이 필요합니다.
2) 일정한 비용을 지불하고 원만하게 분쟁을 해결하는 방안
앞서 말씀드린 절차는 복잡하고 시간이 많이 걸리기 때문에, 상표권 침해 여부와 무관하게 상대방이 요구한 합의금을 지불하고 분쟁을 빠르게 마무리하는 유혹이 쉽게 찾아옵니다. 이 경우 합의금을 지급하는 것이 새로운 분쟁을 위한 씨앗이 되는 경우가 많습니다.
비즈니스 상황에 따라 불가피하게 합의를 하여야 하는 경우도 있지만, 합의금 지급을 통해 상표권 침해를 스스로 인정하는 것으로 해석될 수 있으므로 합의 내용에 따라 추가적인 손해를 배상해야 할 수도 있다는 점을 항상 염두에 두셔야 합니다.
상표권 침해에 해당하지 않는 경우에는 가급적 합의를 진행하지 않고, 만약 침해의 가능성이 어느 정도 있는 경우에는 아래와 같이 사용권을 설정하거나 상표권을 양수하는 것을 검토하게 됩니다.
동종업계이거나 장기적으로 분쟁가능성이 있는 경우에는 상표 사용권을 설정하여 비즈니스적으로 전략적인 제휴를 맺을 수 있습니다. (상표법 제97조 등)
또한, 상대방의 상표를 양수하여 법적인 분쟁가능성을 제거하는 것도 고려할 수 있습니다. (상표법 제93조)
하지만, 이러한 대응전략은 비용이 많이 발생하게 되므로 회사의 상황과 상표 침해가능성을 고려하여 결정하게 됩니다.
3) 적극적으로 분쟁에 대응하는 방안
상대방의 경고장에 그치지 않고 본격적인 법적 분쟁을 시작하는 경우에는 위 과정에서 준비한 검토 내용에 기초하여 적극적으로 분쟁에 대응할 수 있습니다.
앞서 정리한 상표권 비침해 근거들은 향후 진행될 심판과 소송에서 중요한 자료가 됩니다. 상대방이 제기한 심판과 소송이 기각심결과 판결을 받는 경우에는 일사부재리 원칙(상표법 제150조)과 기판력 법리(민사소송법 제216조 등)에 의해 동일한 내용의 심판과 소송을 제기할 수 없으므로, 분쟁을 완전하게 해결할 수 있습니다.
비즈니스에서 해당 제품과 서비스의 매출액 비중이 큰 경우에는 소극적 권리범위확인심판(상표법 제121조)을 제기하여, 자신의 사용 상표가 상대방의 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 받을 수 있습니다.
제품과 서비스의 인기가 늘어나는 경우에는 매출액에 기반하여 상표권 침해로 인한 손해배상액도 증가하므로, 상표권 침해로 인한 법률적 리스크가 증가하게 됩니다.
상대방이 발송한 경고장에 대해 침착하게 침해 가능성을 분석하고 대응하기 위한 방안들을 검토하셔서 보다 안정적으로 상표 분쟁을 헤쳐나가실 수 있기를 바랍니다.
손인호 변리사
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