당신의 상표는 안녕하십니까?

최근 고객사 두 곳으로부터 급하게 연락을 받았다.

공교롭게도 두 기업 모두 보유 등록상표에 불사용 취소심판이 제기되어 문제가 된 상황이었다. 등록상표가 취소가 되면 브랜드를 변경해야 하는 상황이 벌어질 수 있다 보니, 기업 대표님들의 걱정이 이만저만이 아니었다.

두 기업 모두 등록상표와 관련된 브랜드를 사용하고 있었지만, 상대방은 등록상표의 사용 관련하여 허점이 있다고 생각하여 불사용 취소심판을 제기한 것으로 보였다. 다행이도 두 기업 모두 등록상표를 사용한 증거를 보유하고 있어서, 해당 증거를 바탕으로 불사용 취소심판에 대응할 수 있었다.

고객사의 경우에는 등록상표에 대한 사용 증거가 있어서 대응이 가능했지만, 통계적으로 불사용 취소심판이 제기된 등록상표 10건 중 8, 9건이 취소되고 있기 때문에, 사용 증거가 없거나 미흡한 등록상표를 보유한 기업은 언제든지 아찔한 상황에 직면할 수 있다.

등록상표를 사용하고 있지 않고 사용 계획도 없다면 등록상표가 취소되더라도 문제가 크지 않지만, 등록상표를 실제로 사용하고 있거나 사용 계획이 있는 경우라면 등록상표 취소는 기업에 불의타가 될 수 있으므로, 기업은 등록상표의 사용의무에 대하여 이해하고 등록 이후에 지속적으로 관리를 해야 한다.

1. 불사용 취소심판에 대하여

상표법에서는 상표권자의 등록상표 사용을 촉진함과 동시에 상표권자에게 등록상표 불사용에 대한 제재를 가하는 차원에서 불사용 취소심판을 마련하고 있다.

구체적으로, 상표권자와 사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 등록상표가 취소될 수 있다.

2. 불사용 취소심판 대비 과정에서 유의할 점

사용 증거가 없거나 부족한 경우에는 등록상표가 취소될 수도 있기 때문에, 상표권자는 등록상표를 지속적으로 사용하고 증거를 수집해 둠으로써 불사용 취소심판에 대한 대비를 할 수 있으며, 불사용 취소심판이 제기되는 경우, 등록상표의 사용 증거를 제시함으로써 등록상표가 취소되는 것을 막을 수 있다.

그러나, 상표법에서는 “등록상표”를 “지정상품”에 대하여 사용하도록 요구하고 있기 때문에, 사용 증거가 있어도 등록상표가 취소될 수 있어서 사용 과정에서의 주의가 필요하다.

[등록상표와 실사용상표의 동일성이 인정되지 않은 경우]

우선, “등록상표”를 과도하게 변형시켜 상표의 동일성을 훼손해 사용한 경우, 실사용상표를 등록상표와 동일하게 볼 수 없어 사용 증거가 있어도 등록상표가 취소될 수 있다.

따라서, 기업에서는 등록상표를 과도하게 변형해 사용하기 보다는 동일성이 유지되는 범위에서 등록상표를 사용하는 것이 필요하며, 등록상표를 변형하여 사용하는 경우에는 새롭게 상표 등록을 진행할 수 있다.

이 밖에, 등록상표를 “지정상품”이 아닌 다른 상품에 사용하는 경우에는 사용 증거가 있어도 등록상표가 취소될 수 있다.

따라서, 기업에서는 등록상표를 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것 역시 사용 증거로 인정을 받기 어렵다는 점을 인식하고, 등록상표를 지정상품에 사용하도록 하며, 등록상표를 새로운 상품에 사용하게 되는 경우에는 지정상품을 추가 등록할 수 있다.

금번 칼럼을 통해 기업에서 등록상표의 사용의무에 대하여 이해하고 보유 등록상표에 대하여 재점검할 수 있는 기회가 되기를 바란다.

BLT 칼럼은 BLT 파트너변리사가 작성하며 매주 1회 뉴스레터를 통해 발행됩니다.

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필자 소개

서일효 파트너 변리사는 서울대 전기공학부를 졸업하고 2009년 46기 변리사 시험에 합격했습니다. 국내 대기업의 국내외 특허출원 업무와 해외 대기업의 국내 특허출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 현재 중소기업의 특허출원 업무 및 특허 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있습니다. 직무발명 컨설턴트로도 활동하고 있으며, 기술임치나 영업비밀과 같이 특허와 더불어 기업을 보호할 수 있는 제도에 대하여 관심이 많습니다.

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