상표 침해 - 선출원 상표권과 후출원 상표권의 충돌

by 송의석 Mar 11. 2025

1. 판결의 요지

2021년 3월 18일 선고된 대법원 전원합의체 판결(2018다253444)에 따르면, 등록된 상표라 하더라도 선출원된 등록 상표가 존재할 경우, 해당 상표의 사용이 선행 등록 상표의 침해가 될 수 있다는 점을 명확히 하였습니다.

이전까지의 판례는 등록된 상표권이 존재하는 경우, 등록 무효가 확정되기 전까지는 침해가 성립되지 않는다고 보았습니다. 그러나 이번 전원합의체 판결에서는 이러한 판례를 변경하여, 후출원 등록상표가 무효로 확정되지 않더라도 선출원 등록상표에 대한 침해가 인정된다고 판시하였습니다.

상표법은 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있으며, 이는 상표권 사이의 저촉관계에서도 동일하게 적용됩니다. 따라서 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원ㆍ등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 등록받아, 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하였다면, 후출원 등록상표의 등록무효 심결이 확정되지 않더라도 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립하는 것입니다.

2. 문제가 되는 상표는 어떻게 등록되었을까?

후출원 등록상표가 존재하는 상황에서, 어떻게 등록이 가능했을까요? 이번 사건에서는 바로 식별력의 문제가 영향을 미쳤습니다. 특허청 심사관은 선행 상표 및 후출원 등록상표에 포함된 "Data Factory"라는 문자에 대해 지정상품과의 관계에서 식별력이 없다고 판단하였고, 그 결과 두 상표가 비유사하다고 판단하였습니다.

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그러나 법원에서는 "Data Factory"에 대해 식별력이 존재한다고 보았으며, 두 상표가 유사한 상표로 판단되어 결국 상표권 침해가 인정되었습니다. 이는 심사 단계에서의 판단과 법원의 판단이 다를 수 있다는 점을 보여주는 중요한 사례입니다.

3. 상표권자의 권리와 침해 여부

상표법에 따르면, 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항). 즉, 선출원된 상표권이 존재하는 경우, 후출원 상표권자는 선출원 상표권자의 동의 없이 이를 사용할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

이러한 원칙을 통해, 상표법은 동일ㆍ유사한 상품에 사용할 동일ㆍ유사한 상표가 존재할 경우, 먼저 출원한 자에게 우선적인 권리를 부여합니다. 이는 등록상표가 존재하더라도, 이후 출원된 상표가 선출원 등록상표와 충돌하는 경우 법적 분쟁이 발생할 수 있음을 의미합니다.

4. 식별력이란 무엇인가?

식별력이란, 특정 상표가 소비자가 특정 상품이나 서비스를 특정한 출처에서 제공하는 것으로 인식할 수 있는 능력을 의미합니다. 식별력이 부족한 경우, 일반적으로 등록이 어려우며, 등록되더라도 법적 분쟁에서 취약한 위치에 놓일 수 있습니다.

상표의 식별력은 소비자가 특정 상품이나 서비스의 출처를 명확히 구별할 수 있도록 하는 능력을 의미합니다. 상표 등록 시, 식별력은 가장 중요한 요건 중 하나로 작용하며, 상표법 제33조에서 그 기준을 제시하고 있습니다.

상표법 제33조는 상표 등록을 위한 주요 요건 중 하나인 식별력에 대해 규정하고 있습니다. 특히, 다음과 같은 경우에는 상표 등록이 거절될 수 있습니다.

- 상품의 보통 명칭을 사용하는 경우

- 상품의 성질, 효능, 용도 등을 직감할 수 있는 경우

- 현저한 지리적 명칭이나 관용적으로 사용되는 표장

- 기타 수요자가 특정 상품의 출처를 구별할 수 없는 경우

즉, 상표는 단순히 상품의 특성을 설명하는 것이 아니라, 소비자들이 특정 브랜드를 인식할 수 있도록 고유한 특징을 가져야 합니다.

식별력이 있는 상표는 독점적인 권리를 가질 수 있지만, 반대로 식별력이 없다고 판단된 경우에는 등록이 거절되거나, 등록되었다고 해도 법원에서 보호받지 못할 가능성이 있습니다.

식별력에 대한 자세한 내용은 아래 글에서 확인하실 수 있습니다.

https://blog.naver.com/tip_patent/223770373675

5. 시시점: 실무에서의 식별력 판단

식별력은 변리사, 특허청 심사관, 법원 판사마다 다르게 판단될 수 있는 주관적인 요소입니다. 따라서 상표 출원 시에는 충분한 실무 경험이 있는 변리사와 상의하는 것이 중요합니다. 일반적으로, 유사한 상표가 존재하는 경우라도 전문가와 협의하여 문제를 해결할 수 있으며, 상표 등록 전략을 신중하게 수립하는 것이 필요합니다.

특히, 본 사건과 같이 동일한 문자 조합이 포함된 상표라도, 법원과 특허청의 판단이 다를 수 있으므로, 출원 단계에서 철저한 검색과 분석이 필수적입니다. 등록 가능성과 법적 분쟁 가능성을 사전에 검토하여, 후속 문제를 예방하는 것이 중요합니다.

6. 결론

이번 대법원 전원합의체 판결은 상표법에서 선출원주의 원칙을 다시 한번 강조하는 중요한 결정이었습니다. 후출원 등록상표라 하더라도 선출원된 상표와 충돌하는 경우, 등록무효 심결이 확정되지 않았더라도 선출원 등록상표에 대한 침해가 성립할 수 있습니다.

따라서 기업이나 개인이 상표를 출원할 때는 선행 상표 검색과 식별력 판단을 철저히 수행하고, 변리사의 조언을 바탕으로 전략적인 출원을 진행해야 합니다. 이를 통해 불필요한 법적 분쟁을 방지하고, 안정적인 브랜드 보호가 가능할 것입니다.